Как передать право пользования торговой маркой?

Зарегистрированная торговая марка (далее – ТМ) является активом предприятия, которым последнее может распоряжаться по своему усмотрению. В частности, действующим законодательством предусмотрено право собственника зарегистрированной ТМ передавать ее в пользование другим лицам. 

Это может положительно отразиться как на узнаваемости бренда, так и на дальнейших доходах собственника и лица, которое намерено использовать ТМ. При этом возможность получить эти блага немало зависит от правильного оформления передачи права пользования.

Мы расскажем о том, как провести передачу права на ТМ безопасно, не потеряв при этом в своих интересах.

Интересно: Что делать, если торговую марку первым зарегистрировал кто-то другой?

Передача права на торговую марку: варианты передачи права пользования

Использованием ТМ считается: нанесение ТМ на товар, его упаковку, вывеску, рекламную продукцию и деловую документацию, предложение к продаже маркированного товара и пр.

Действующим законодательством предусмотрено несколько способов передачи права пользования ТМ.

1. Выдача лицензии, которая предполагает передачу права использования ТМ в определенной (ограниченной) сфере. 

Лицензия может быть:

• исключительная, которая ограничивает круг лиц, наделенных правом использования ТМ только лицом, получившим такую лицензию.

Например, компания "А" зарегистрировала ТМ на товары относительно 25-го класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы). Выдача компанией "А" исключительной лицензии компании "Б" для продажи головных уборов на территории Украины лишает компанию "А" права передать ТМ другим лицам для продажи этих товаров в Украине, а также самостоятельно ее использовать.

• единичная – исключает передачу права пользования ТМ в указанной сфере другим лицам, но допускает такое использование собственником.

К примеру, если компания "А" выдала единичную лицензию на ТМ компании "Б" для продажи головных уборов в Украине, она не может до окончания действия лицензии передать право пользования этой ТМ на аналогичные товары компаниям "В" и "Г", но вполне имеет права маркировать этой ТМ шапочки в собственных магазинах.

• неисключительная лицензия – допускает как дальнейшее использование ТМ собственником, так и передачу права пользования ТМ другим лицам.

Важно! Выбор типа лицензии зависит от потребностей предприятия и перспектив дальнейшего развития бренда.

При этом законодательством не установлено дополнительных требований к лицензии кроме как соблюдение письменной формы (если речь идет о лицензии как о разрешении на использования ТМ без оформления лицензионного договора).

Наши юристы предоставят Вам свой разработанный вариант лицензии, а также проследят за тем, чтобы Ваши права на ТМ были защищены при выдаче любого вида лицензий.

Интересно: Классы торговых марок: какие выбрать?

2. Лицензионный договор, который предусматривает передачу права пользования ТМ согласно установленным сторонами условиям.

Для того, чтобы договор считался действительным, достаточно соблюдения письменной формы и наличия подписей сторон (представителей/уполномоченных лиц). Но этого недостаточно для того, чтобы в полной мере урегулировать отношения между сторонами и избежать возможных дальнейших конфликтов. 

Поэтому в лицензионном договоре также стоит предусматривать и другие условия, в частности:

• указать тип лицензии;
• обозначить срок действия;
• определить сферы использования (права, способ и территория использования ТМ);
• размер и порядок платы за использование ТМ (роялти).

Важно! Хотя законом и не предусмотрено обязательное установление платы за использование ТМ, но передача такого права на бесплатной основе может иметь последствием выявление во время проверки контролирующими органами "занижения суммы налоговых обязательств".

Наши юристы помогут рассчитать роялти при составлении лицензионного договора и проконсультируют о других юридических рисках, которые могут возникать при передаче права пользования ТМ.

Интересно: Как защитить бренд, если регистрация ТМ невозможна?

3. Договор о передаче исключительных имущественных прав на ТМ.

Если речь идет о передаче возможности использовать ТМ как исключительного имущественного права, этот документ по сути не отличается от лицензионного договора. Но в нем можно также предусмотреть передачу иных полномочий собственника.

Важно! Согласно актуальному законодательству, регистрация факта передачи права пользования ТМ не обязательна (независимо от того, какой из вышеуказанных способов выбран).

Правильный выбор способа передачи права пользования ТМ и условия такой передачи могут обезопасить стороны от нарушения их прав и, как следствие, возможных убытков. 

Если Вы хотите провести передачу прав на торговую марку или другую интеллектуальную собственность безопасно для себя - звоните нам.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Больше о праве интеллектуальной собственности в Украине здесь