Право первичного пользователя на ТМ: что делать, если торговая марка зарегистрирована другим лицом?

Хотя регистрация торговой марки является "гарантией безопасности" прав ее владельца, она не является основным условием использования торговой марки. Часто логотипы используются в деятельности предприятия без осуществления регистрации, например, если регистрация ТМ отложена чуть на попозже. В таком случае может сложиться ситуация, когда регистрацию точно такой же ТМ первым осуществит третье лицо. 

Какие последствия это может иметь?

После получения свидетельства на торговую марку ее владелец может требовать у предприятия, которое ее использует, в частности: 

• запрет на использование торговой маркой;
• изъятие маркированного этой торговой маркой товара из оборота;
• компенсацию понесенных владельцем торговой марки убытков. 

Как же поступить в такой ситуации? Рассмотрим несколько вариантов возможных действий.

Интересно: Классы торговых марок: сколько указать в заявлении?

Если торговая марка зарегистрирована третьим лицом

Как правило, в этой ситуации владелец торговой марки стремится подписать соглашение о использовании ТМ, которое предусматривает: 

а) полный контроль за таким использованием со стороны третьего лица, зарегистрировавшего торговую марку на свое имя; 

б) регулярную плату со стороны предприятия за такое использование. 

В то же время законом предусмотрена возможность для предприятия установить право первичного пользователя, которое дает возможность пользоваться торговой маркой бесплатно. 

Установление права первичного пользователя будет успешным, если предприятие ранее использовало или осуществило значительную и серьезную подготовку к использованию торговой марки: 

• применительно к товарам и/или услугам, аналогичным тем, по отношению к которым зарегистрирована торговая марка; 
• до момента подачи третьим лицом заявки на регистрацию торговой марки; 
• добросовестно и без цели ущемления прав и/или интересов третьих лиц. 

Установление права первичного пользователя предоставляет предприятию возможность пользоваться торговой маркой в той же мере, как если бы он был ее собственником, хоть и с некоторыми исключениями. 

Важно! Использование торговой марки предприятием на основании установленного права первичного пользователя возможно только в том объеме, который осуществлялся до подачи третьим лицом заявки на регистрацию знака, или в том, который подразумевался подготовкой к использованию. Это может касаться и объема товаров/услуг, которые поставляются под логотипом, и количества торговых "точек". 

Интересно: Как защитить бренд, если регистрация торговой марки невозможна?

Ограничения права первичного пользователя торговой марки 

Законодательством установлены некоторые ограничения прав первичного пользователя. В частности, такое предприятие не может: 

• запрещать или выдавать разрешение третьим лицам на использование торговой марки; 
• осуществлять защиту своих прав на торговую марку в случае их нарушения.

Кроме того, передача установленного права первичного пользователя со всеми вытекающими из него возможностями возможна только вместе с: 

• отчуждением самого предприятия, которое владеет таким правом;
• передачей третьему лицу деловой практики такого предприятия; 
• отчуждением части предприятия или деловой практики, в которых было задействовано торговую марку или осуществлено подготовку к ее использованию. 

Как установить право первичного пользователя торговой марки?

Установить право первичного пользователя можно путем обращения в суд с соответствующим заявлением. При этом суд в процессе рассмотрения заявления оценивает: 

• когда на самом деле предприятие начало фактически использовать торговую марку (начало значительную и серьезную подготовку к использованию); 
• каким образом это осуществлялось и в каком объеме. 

Важно! Оценка вышеперечисленных фактов судом происходит на основании поданных предприятием документов, которые должны подтверждать такие факты. Поэтому от того, насколько правильно были подобраны доказательства, зависит возможность предприятия подтвердить право первичного пользователя. 

Наши юристы помогут Вам как с подбором доказательств, так и с формированием искового заявления и защитой в суде. Если же установление права первичного пользования не решает Вашу проблему в достаточном объеме, мы предложим для Вас другой вариант решения.

Право первичного пользователя позволяет решить вопрос правомерности использования предприятием торговой марки. Но ввиду наличия некоторых ограничений в использовании знака, такое право нельзя назвать тем, что позволяет предприятию в полной мере реализовать все потребности, возникающие в его деятельности. Поэтому так важно позаботиться о защите бренда еще на этапе планирования или начала своей деятельности. 

Если Вы хотите защитить свой бренд с помощью регистрации торговой марки или установить право первичного пользователя - звоните нам. Мы позаботимся о том, чтобы подобрать оптимальный вариант защиты Вашего бренда, исходя из лично Вашей ситуации.

Не нашли ответа на свой вопрос?

Ищите больше информации про торговую марку здесь.