Регистрация торговых марок по мадридскому протоколу

В настоящее время в Украине проходит реформа, связанная с регистрацией объектов интеллектуальной собственности, в том числе торговых марок. С 8 ноября 2022 года функции охраны прав интеллектуальной собственности в Украине перешли от ГП "Укрпатент" к Государственной организации Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (далее - "организация").

В данной статье мы поговорим об упрощенной системе регистрации такого вида объекта интеллектуальной собственности как торговая марка в зарубежных странах путем подачи одного заявления о регистрации торговой марки в организацию. Такую возможность упрощенной системы регистрации дает Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятый в Мадриде 28 июня 1989 года, к которому Украина присоединилась в 2000 году (далее - Протокол). Почему это выгодно для украинских предпринимателей и как проходит регистрация – дальше.

Интересно: Обжалование отказа в регистрации торговой марки в Украине

Кто может зарегистрировать ТМ по мадридскому протоколу?

Очень часто в процессе хозяйственной деятельности компаний, зарегистрированных в Украине, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, возникает необходимость регистрации собственной торговой марки за рубежом в странах присутствия бизнеса таких компаний. Компания имеет возможность одной заявкой зарегистрировать свою торговую марку в стране, которая интересует такую компанию при условии, если такая страна присоединилась к Протоколу.

Проверить, присоединилась ли страна к протоколу возможно на сайте всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - "ВОИС"), которая и отвечает за регистрацию торговых марок по мадридскому протоколу.

Еще одним из условий возможности регистрации торговой марки по Протоколу является необходимость заявителю быть резидентом одной из стран, участвующих в Протоколе.

Важно! Список участников Протокола постоянно меняется, и к нам обращаются клиенты, которые пытались сами зарегистрировать торговую марку по протоколу, однако получили отказ на основании того, что страна не находится среди участниц протокола, или не представлены все документы, или не оплачены соответствующие платежи, или такая торговая марка уже существует.

Учитывая, что процесс регистрации торговой марки предусматривает уплату платежей, и в случае отказа такие платежи не возвращаются, самостоятельное обращение без предварительной оценки шансов может привести к ненужным расходам.

Так, при сопровождении регистрации ТМ мы:

• проверяем из первоисточников, является ли соответствующая страна участником протокола;
• проверяем деятельность банковских счетов соответствующих учреждений, ответственных за регистрацию торговых марок в соответствующих странах;
• общаемся как с организацией, так и с ВОИС, поскольку согласно Протоколу, время и момент регистрации торговой марки зависит от того, когда именно организация передала ВОИС вашу заявку.

Если коротко, то помимо названных факторов, ваша марка должна отвечать следующим требованиям:

• не содержать признаков религиозной, расовой или иной нетерпимости;
• не призывать к насилию;
• не иметь признаков рекламы в порнографии.

Кроме того, каждая страна имеет свои специфические требования к содержанию торговой марки. Мы в процессе сопровождения регистрации торговых марок следим за тем, чтобы ваша торговая марка соответствовала как международному, так и локальному законодательству.

Наша задача состоит не только в том, чтобы оценить саму возможность регистрации ТМ в выбранной вами стране, но и в анализе рисков отказа в регистрации интересующей вас конкретной торговой марки.

Интересно: Как пройти проверку тождества торговой марки?

Как происходит регистрация торговой марки по мадридскому протоколу?

Следовательно, в соответствии с протоколом для регистрации торговой марки вам необходимо представить пакет документов в организацию на регистрацию торговой марки в Украине и регистрацию торговой марки в соответствующих странах.

Национальная регистрация торговой марки базовая, и без нее вы не сможете подать торговую марку на регистрацию по протоколу. Вместе с заявкой на регистрацию торговой марки подаются образцы такой торговой марки в графическом виде, ведь организация и ВОИС проверяют не тождественна ли ваша торговая марка уже зарегистрированной в соответствующей стране, в соответствующих классах, в которых вы хотите зарегистрировать торговую марку.

Мы для своих клиентов сами проводим такую проверку, чтобы уже в начале регистрации торговой марки клиент не получал отказ.

После подачи заявки на регистрацию торговой марки в организацию и уплаты соответствующих платежей для каждой страны, в которой вы хотите зарегистрировать торговую марку, организация принимает решение о возможной регистрации ТМ на национальном уровне и передает торговую марку на международную регистрацию в ВОИС.

Моментом международной регистрации ТМ является момент подачи вами заявления на регистрацию в организацию в Украине, при условии, что организация передала ваше заявление в течение двух месяцев в ВОИС. Если такой срок пропущен, то моментом международной регистрации ТМ будет день поступления вашей заявки в ВОИС.

Часто момент регистрации имеет большое значение, поскольку недобросовестными конкурентами ваша торговая марка может использоваться в любое время, и в случае ненадлежащей передачи вашей заявки в ВОИС, вы не сможете защитить свои права по незаконному использованию вашей торговой марки третьими лицами.

Процесс регистрации торговой марки по мадридскому протоколу длится до 18 месяцев с момента подачи вашей заявки. Однако, как уже было сказано выше, торговая марка считается охраняемой с момента подачи заявления о регистрации.

Необходимо будет уплатить пошлину за регистрацию торговой марки в международное бюро регистрации торговых марок (кроме государственных пошлин каждой страны, где вы хотите зарегистрировать торговую марку, которые разные в каждой стране):

• в размере 653 швейцарских франка за регистрацию черно-белой торговой марки;
• 903 швейцарских франка за регистрацию цветной торговой марки.

После принятия торговой марки к международной регистрации, вам будет направлен сертификат о международной регистрации торговой марки, после чего международное бюро посылает вашу заявку в патентное ведомство каждой из выбранных вами стран. Подтверждением регистрации торговой марки в соответствующей стране является запись в бюллетене о соответствующей регистрации на официальном сайте ВОИС.

Международная охрана торговой марки длится десять лет. И десять лет спустя протоколом установлена необходимость продлить срок действия охраны торговой марки. Согласно протоколу, такое продление происходит путем простой уплаты государственной пошлины в каждой стране, где вы хотите продлить действие регистрации торговой марки.

Результат успешной международной регистрации торговой марки – возможность защитить свои права в национальных судебных инстанциях соответствующих стран, где ваши охраняемые права были нарушены. В одном из кейсов, которые были в нашей практике, третьи лица использовали незаконно торговую марку нашего клиента на Кипре. Мы прошли все этапы от подачи иска в суд до выплаты клиенту компенсаций, назначенных кипрским судом.

Мы предлагаем предварительную проверку и просчет ваших шансов на регистрацию ТМ по мадридскому протоколу, а также юридическое сопровождение всей процедуры.

Стоимость услуг можно узнать здесь.