Защита прав на торговые марки, или Правила борьбы с «абибасами»

На создание и раскрутку торговой марки порой необходимы годы упорного труда и огромные капиталовложения. В свою очередь, для нечестных на руку предпринимателей всегда существует соблазн избежать подобных затрат, воспользовавшись чужими заслугами. Такие дельцы путем некоторых манипуляций с известной торговой маркой вводят в заблуждение покупателей относительно качества товара и/или его производителя, зарабатывая на этом немалые деньги, и лишая, тем самым части прибыли настоящих собственников этих марок. Способов таких манипуляций масса: изменение нескольких букв в названии торговой марки (например «Аbibass» вместо «Adidas», «Somy» вместо «Sony»), видоизменение дизайна, регистрация известной торговой марки для другого продукта и т.п.  Причем если раньше подделке подвергались преимущественно зарубежные торговые марки, то сейчас их объектом нередко становятся и украинские бренды. 

Более распространенным нарушением прав интеллектуальной собственности, чем неправомерное использование торговой марки в Интернете, пожалуй, является пиратство в отношении авторских правах. Что именно подпадает под защиту, а также обобщенная стратегия такой защиты читайте в материале ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ: СПОСОБЫ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРАКТИКА И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Чтобы иметь возможность защитить свои права на торговую марку в суде и получить компенсацию за ее неправомерное использование следует, в первую очередь, зарегистрировать ее как знак для товаров и услуг и получить соответствующее свидетельство. По общему правилу, именно лицу, имеющему свидетельство о регистрации знака для товаров и услуг, принадлежит право на использование торговой марки, а также исключительное право разрешать ее использование другими лицами и препятствовать ее использованию, в том числе в судебном порядке. Исключение составляют только те торговые марки, которые имеют международную регистрацию или признаны достаточно известными по решению Апелляционной палаты Госслужбы интеллектуальной собственности или суда.

Перед тем как обращаться в суд, собственнику торговой марки стоит проверить действительность его свидетельства (международной регистрации) и объем правовой охраны, полученной при регистрации знака для товаров и услуг. Согласно ст. 5 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» срок действия свидетельства составляет 10 лет с даты подачи заявки, и продлевается Госслужбой интеллектуальной собственности каждые 10 лет.

Объем предоставляемой правовой охраны определяется изображением знака и перечнем товаров и услуг, для которых этот знак используется согласно Государственному реестру свидетельств на знаки для товаров и услуг. Как следует из п. 59 постановления Пленума ВХСУ от 17.10.2012 года № 12, собственник торговой марки имеет право запрещать другим лицам использовать тождественное или похожее до степени смешивания с этим знаком обозначение только относительно тех товаров и услуг, относительно которых этот знак зарегистрирован или смежных с ним товаров и услуг. То есть, если, к примеру, торговая марка зарегистрирована исключительно как знак для лекарственных средств и медпрепаратов, то собственник этой торговой марки не может запретить ее использование, к примеру, при производстве музыкальных инструментов.

Также необходимо определить, является ли использование торговой марки незаконным. По умолчанию, незаконным является почти любое использование торговой марки без согласия на то ее владельца. В частности, путем нанесения ее на любой товар, для которого знак зарегистрирован, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет; хранение такого товара с целью продажи; его продажа, импорт, экспорт; использование его при предложении или предоставлении услуг, в деловой документации, в рекламе и в сети Интернет, в том числе в доменных именах.

Причем это касается не только использования зарегистрированного знака для товаров и услуг, но и схожих с ним знаков и обозначений, которые могут ввести в заблуждение относительно производителя товаров или услуг или позволяют их перепутать. Согласно приказу Госпатента от 28.07.1995 года № 116 обозначение считается похожим настолько, что его можно спутать с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, невзирая на отдельную разницу элементов.

Доказательствами такого неправомерного использования могут быть экземпляры товаров, которые произведены ответчиком, и на которые нанесены соответствующие знаки для товаров и услуг, а также документы с изображением таких знаков (например, каталоги, прайс-листы с предложением о продаже товаров или о предоставлении услуг). Установить же тождественность и схожесть знака для товаров и услуг, использованных ответчиком при продаже товаров или при предоставлении услуг, можно только с помощью экспертизы.

В то же время, ч. 6 ст. 16 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» устанавливает ряд исключений, позволяющих использование зарегистрированной торговой марки без согласия ее собственника. В частности, некоммерческое использование знака для товаров и услуг; его использование в новостях и комментариях к ним; при осуществлении прав, возникших до даты подачи заявки о регистрации торговой марки.

Убедившись, что право на торговую марку нарушено, ее собственник может через суд потребовать от ответчика прекратить такое нарушение, а также возместить причиненные ему убытки. Он также может потребовать устранения с товара или его упаковки незаконно использованного знака или схожего с ним обозначения, а также уничтожения изготовленных изображений, знаков или обозначений, похожих на торговую марку. Учитывая квази анонимность среды интернета, при защите своих прав и компенсации причиненного ущерба важно установить личность виновного, доказать факт нарушения, а также установить логическую связь между первым и вторым. Более подробно в материале нашего юриста. НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Для восстановления деловой репутации, собственник знака может также подать иск о защите прав на знак путем опубликования ответчиком в СМИ сведений о нарушении прав интеллектуальной собственности истца. По мнению Пленума ВХСУ, такое опубликование возможно только в том печатном СМИ, в котором ответчиком в любой форме размещалась реклама продукции с незаконным использованием знака.

В случае если используемая ответчиком торговая марка, которая похожа на марку истца, уже зарегистрирована, он может подать иск о признании недействительным свидетельства, выданного на торговую марку ответчика на основании ее несоответствия условиям предоставления правовой охраны. Как следует из постановления Пленума ВХСУ от 17.10.2012 года № 12, в таких случаях в качестве соответчика обязательно стоит привлекать Государственную службу интеллектуальной собственности.

Также, существует возможность привлечение нарушителей прав на торговую марку к административной ответственности согласно ст. 51-2 КоАП или уголовной ответственности на основании ст. 176 УК.

Примерами успешного применения санкций к нарушителям прав на торговую марку могут служить:

• постановление ВХСУ от 10.04.2012 года № 28/246пн, которым предприятию было запрещено использовать знак для товаров и услуг «SUPROTEC» для классов 1, 4 и 35 (промышленные товары, технические смазки и масла, реклама), поскольку право интеллектуальной собственности на этот знак принадлежало истцу. Также, по результатам рассмотрения этого дела ответчика обязали опубликовать в СМИ сведения о нарушении прав интеллектуальной собственности истца;
• постановление ВХСУ от 08.11.2011 года № 21/118-10, признавшее правильными решения судов предыдущих инстанций о запрещении ответчику любого использования ряда торговых марок истца и обозначений, похожих на них настолько, что их можно спутать с этими торговыми марками, а также о взыскании с ответчика более двух миллионов гривен ущерба в пользу истца;
• постановление ВХСУ от 30.08.2011 года № 20/165 (SD110170), оставившее в силе решения судов предыдущих инстанций об удовлетворении иска компании «Гугл Инк» о признании недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг «GOOGLE» (словестное обозначение), владельцем которого было ООО «ГОУ ОГЛЕ»;
• постановление ВХСУ от 25.04.2006 года № 12/25, которым признаны правильными решения судов предыдущих инстанций о запрете СК «Оранта – Дніпро» использовать знак для товаров и услуг «Оранта» и об обязательстве его уничтожить все изображения такого знака. Также, при разрешении споров о нарушении прав интеллектуальной собственности вам может помочь обобщение судебной практики по защите авторских прав от наших юристов НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ: А СУДЬИ ЧТО?