Лицензионный договор: как заключить безопасно?

Лицензионный договор – это договор, регулирующий порядок использования объектов интеллектуальной собственности и заключается между Лицензиаром и Лицензиатом.

Лицензиар – это лицо, обладающее имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности или имеющее право на предоставление лицензии на определенных условиях третьим лицам.

Лицензиат – лицо, получающее лицензию на использование объектов интеллектуальной собственности по лицензионному договору.

Лицензиатом и Лицензиаром могут быть физические и юридические лица, иностранцы и иностранные юридические лица, представительства и т.д.

Лицензионный договор заключается в случае, если лицо, владеющее правами на объект или объекты интеллектуальной собственности, намерено предоставить право использования таких объектов другим лицам. Наиболее яркий пример: каждая установка лицензионного программного обеспечения на ваш ноутбук или компьютер предполагает принятие лицензионных условий использования такого программного обеспечения.

Лицензионный договор заключается с целью защитить права лица, обладающего имущественными правами на объекты интеллектуальной собственности, в том числе правом на получение вознаграждения.

Для Лицензиата выгода лицензионного договора заключается в урегулировании порядка использования объектов интеллектуальной собственности и отсутствии претензий со стороны других лиц. К примеру, вы хотите создать рекламный материал с использованием известной песни. Для того чтобы правомерно использовать песню нужно получить разрешение от лица, обладающего имущественными правами на песню. В случае, если вы используете песню без соответствующего разрешения, существует риск судебного иска со стороны правообладателя или уполномоченного им лица и штрафных санкций за нарушение законодательства о рекламе. Конечно, для бизнеса такие последствия неприемлемы.

Юристы всегда советуют заключать лицензионный договор с лицом, обладающим имущественными правами или лицом, имеющим право заключать лицензионный договор.

По лицензионному договору можно предоставить право на использование объектов авторского права и смежных прав, торговых марок, патентов и других объектов.

Расскажем о реальных технических и юридических особенностях заключения лицензионного договора в Украине.

Интересно: Как прописать в договоре на создание программного обеспечения передачу прав интеллектуальной собственности на код?

Условия лицензионного договора

В соответствии с законодательством Украины Лицензионный договор должен содержать следующие условия:

1) Вид лицензии.

Лицензии бывают:

• исключительная – предоставляется одному лицензиату, при этом лицензиар не имеет права на использование такого объекта в пределах предоставленных лицензиату прав и не имеет права предоставлять такую лицензию другим лицензиатам;
• неисключительная – лицензия, при которой лицензиар имеет право использовать и давать право на использование объекта интеллектуальной собственности неограниченного количества лицензиатов;
• единичная – лицензиар предоставляет имущественные права только одному лицензиату и самостоятельно вправе использовать их.

На практике наиболее распространенный вид лицензии – неисключительная лицензия, позволяющая сохранить оптимальный баланс между правами лицензиата и лицензиара, и практичная в использовании. К примеру, использование музыки, софта, фото и видео.

Единичная лицензия используется тогда, когда необходимо ограничить количество лицензиатов и сохранить права автора на распоряжение имущественными правами. К примеру, автор может предоставить единичную лицензию издательству на перевод и продажу своей книги, оставляя за лицом такое же право.

Исключительная лицензия наиболее выгодна лицензиату и возникает в ситуации, когда лицензиар полностью предоставляет права на использование лицензиата на определенное время. То есть самостоятельно владелец имущественных прав не может использовать объект в течение срока действия лицензии. Часто такая лицензия используется, когда невозможно договориться о продаже имущественных прав. Например, в области музыки или архитектуры.

2) Сфера использования объекта права интеллектуальной собственности

Необходимо определить конкретные имущественные права, предоставляемые лицензиату, и способы использования таких объектов.

Имущественными правами могут быть исключительное право на использование, разрешение использовать, противодействовать незаконному использованию, в том числе и запрещать такое использование.

Способы использования зависят от интеллектуальной собственности. Например, для объектов авторского права способы использования определены ст.15 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», среди которых: публичная демонстрация и публичное оповещение, перевод, аранжировка, адаптация и т.д.

Для торговых марок способы использования определены ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», к которым можно отнести использование торговой марки на продукции, товаре, этикетке, использование в рекламе, интернете и т.д.

В любом случае права и способы использования должны соответствовать договоренностям Сторон и быть четко определены.

В нашей практике был случай, когда дочерняя компания одного из производителей бытовой техники предоставила право своим контрагентам создать лендинг-пейдж для продвижения продаж техники. С целью обеспечения правомерности использования объектов интеллектуальной собственности мы разработали лицензионный договор, по которому предоставили неисключительную лицензию на использование торговой марки и других объектов права интеллектуальной собственности. Таким образом лицензиат правомерно использует объекты, а лицензиар контролирует процесс использования объектов интеллектуальной собственности.

Кроме этого, нужно определить территорию и сроки использования объектов.

Территория определяется сторонами лицензионного договора по договоренности. Однако для объектов авторского права можно установить территорию практически всех стран мира, а для торговых марок и других объектов интеллектуальной собственности (в основном объекты, подлежащие регистрации) можно предоставить права в пределах стран, в которых установлена охрана.

Срок лицензии согласовывается сторонами и может превышать срок охраны таких объектов интеллектуальной собственности.

К примеру, срок охраны имущественных прав на объекты авторского права составляет 70 лет, начиная с 1 января следующего года по году смерти автора или последнего из соавторов.

3) Порядок, размер и срок оплаты

Лицензионный договор платный. В соответствии с использованием объектов интеллектуальной собственности, Лицензиат платит Лицензиару денежные средства. Размер, порядок и сроки оплаты стороны определяют самостоятельно. На практике, обычно используются роялти – периодические выплаты и паушальный платеж – разовый платеж. Однако законодательство не ограничивает стороны в выборе порядка размера и срока оплаты.

Также стороны могут определить другие условия в договоре, которые по их мнению существенные, и без которых договор не может быть заключен.

Например, в нашей практике был случай, когда лицензионный договор предусматривал возможность досрочного расторжения договора по инициативе лицензиара, если лицензиат попадает в скандал, где его поведение противоречит нормам морали и тому подобное.

Интересно: Роялти за использование объектов авторского права и смежных прав

Порядок использования объектов интеллектуальной собственности в Украине

Объекты интеллектуальной собственности, права на использование которых предоставлены по лицензионному договору, используются в пределах предоставленных прав. В случае, если лицензиат понимает, что использование объекта интеллектуальной собственности требует дополнительных прав, следует согласовывать такое использование с лицензиаром.

К примеру, издательство имеет право на публикацию книги автора, однако для публикации книги на иностранном языке нужно дополнительно попросить право на перевод и использование такого перевода.

Поэтому для заключения лицензионного договора лучше подумать над тем, каким образом будет использоваться объект интеллектуальной собственности, чтобы получить соответствующие права от лицензиара.

В нашей практике был случай, когда клиент предоставил для анализа лицензионный договор, предполагавший использование торговой марки лицензиара на продукции нашего клиента. При этом другие способы использования не были указаны. Когда мы пообщались с клиентом, выяснилось, что планируется рекламная кампания с использованием торговой марки Лицензиара. Мы согласовали дополнительные методы использования и получили соответствующие права, зафиксировав их в договоре.

В противном случае Лицензиар мог бы досрочно прекратить договор и обратиться в суд с иском к нашему клиенту и требованием уплаты штрафов и убытков.

Наша основная задача при работе с разработкой или анализом лицензионного договора для клиента состоит в отстаивании интересов клиента, минимизации рисков и обеспечении стабильного и прогнозируемого сотрудничества по лицензионному договору.

Прекращение лицензионного договора и судебные споры

Мы всегда заботимся о том, чтобы наш клиент был защищен договором, а в случае возникновения претензий, они были урегулированы в досудебном порядке. Поэтому прекращение договора и судебные споры являются не совсем приемлемой формой взаимоотношений для сторон.

Лицензионный договор, как и другие договоры, может быть прекращен в соответствии с законом или договором, на основании решения суда или по другим причинам, установленным законодательством. Поскольку законодательство позволяет устанавливать в договоре основания досрочного прекращения договора, лучше воспользоваться этой возможностью и определить такие основания в договоре.

Например, основанием для расторжения договора может быть отсутствие оплаты лицензионных платежей или использование объектов интеллектуальной собственности вне определенных договором прав или другие основания. В любом случае основания для прекращения договора должны быть максимально продуманы. К примеру, совершенно нелогично допустить пункт расторжения договора без права реализации продукции, которая уже изготовлена с использованием определенной торговой марки.

Если разрыв договора или претензии между сторонами не удалось урегулировать путем переговоров и согласования договоренностей, остается только решение спора в суде.

Наша команда юристов оказывает помощь в разработке и заключении лицензионных договоров. Среди наших услуг:

• Анализ интересов и целей клиента для определения оптимальной модели работы с лицензионным договором для него;
• Разработка лицензионного договора, проведение переговоров с контрагентами, внесение правок и т.п.;
• Налоговое и другое юридическое консультирование по вопросам роялти и др.;
• Защита интересов клиента при возникновении споров по условиям лицензионного договора в рамках досудебного урегулирования споров.

Стоимость разработки лицензионного договора для вас ищите здесь или спрашивайте у наших специалистов.