Лицензионный договор и использование лицензии в Украине

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Нотариальное удостоверение лицензионного договора не требуется (за исключением, когда стороны приняли такое решение).

Лицензионные договоры могут заключаться и в электронной форме в соответствии с Законом Украины "Об электронной коммерции". При этом довольно часто именно в электронной форме заключается лицензионный договор, например, инсталляция программного обеспечения, или приобретение фото из фотобанка. Для заключения лицензионного договора в электронной форме необходимо обеспечить весь процесс в соответствии с действующим законодательством.

О видах лицензий мы уже говорили здесь. Сегодня мы подробнее расскажем об условиях такого договора и правилах использования лицензий в Украине.

Область использования объекта права интеллектуальной собственности

Необходимо определить конкретные имущественные права, предоставляемые лицензиату, и способы использования таких объектов.

Имущественными правами могут быть: исключительное право на использование, разрешать ли использовать, противодействие незаконному использованию, в том числе и запрещение такого использования.

Методы использования зависят от объекта. Например, для объектов авторского права определены способы использования, среди которых: публичная демонстрация и публичное оповещение, перевод, аранжировка, адаптация и т.д.

Для торговых марок, способы использования следующие: использование торговой марки на продукции, товаре, этикетке, использование в рекламе и сети интернет и т.д.

В любом случае права и способы использования должны соответствовать договоренностям и быть четко определены.

В нашей практике был случай, когда дочерняя компания одного из производителей бытовой техники предоставила право своим контрагентам создать лендинг-пейдж для продвижения продаж техники. С целью обеспечения правомерности использования объектов интеллектуальной собственности, мы разработали лицензионный договор, по которому предоставили неисключительную лицензию на использование торговой марки и других объектов права интеллектуальной собственности. Таким образом лицензиат правомерно использует объекты, а лицензиар контролирует процесс использования объектов интеллектуальной собственности.

Интересно: Роялти за использование объектов авторского права и смежных прав

Порядок, размер и срок оплаты по лицензионному договору в Украине

Лицензионный договор платный. Согласно использованию объектов интеллектуальной собственности, Лицензиат уплачивает Лицензиару денежные средства. Размер платы, порядок и сроки оплаты стороны определяют самостоятельно. На практике обычно используются роялти – периодические выплаты и паушальный платеж – разовый платеж. Однако законодательство не ограничивает стороны в выборе порядка размера и срока оплаты.

Также стороны могут определить другие условия в договоре, которые по их мнению есть существенными и без которых договор не может быть заключен. В нашей практике был случай, когда лицензионный договор предусматривал возможность досрочного расторжения договора по инициативе лицензиара в случае, если лицензиат попадет в скандал, где его поведение будет противоречить нормам морали.

Интересно: Продажи ІТ продукта: услуга, роялти или подписка?

Другие условия Лицензионного договора

Если лицензионный договор не содержит информации о виде лицензии, считается, что лицензионный договор заключается на условиях неисключительной лицензии.

Кроме существенных условий лицензионного договора, с практической точки зрения предлагаем включать в договор следующие положения:

• Досрочное прекращение договора – рекомендуем максимально детально предусмотреть список случаев, при которых лучше прекратить договор и не продолжать сотрудничество. Такие случаи могут быть разными. Например, определенные нарушения прав или продажа имущественных прав третьим лицам. В любом случае наличие возможности досрочного прекращения договора будет преимуществом.
• Форс-мажорные обстоятельства – форс-мажорные обстоятельства не освобождают от обязанностей исполнения обязательства, а только освобождают от ответственности за неисполнение обязательства.
• Ответственность сторон и штрафные санкции – обязательный раздел договора, который должен включать рычаги влияния и адекватные санкции, что заставит стороны соблюдать взятые на себя обязательства.
• Язык и юрисдикция урегулирования спора – если договор заключается с нерезидентами, лучше определить в договоре, в каком суде и по какому праву будет разрешаться спор.
• Срок договора рекомендуем устанавливать не менее срока лицензии.

Ответственность за нарушение условий использования объектов интеллектуальной собственности всегда должна отражаться в договоре и быть достаточной, чтобы лицензиат отказался от нарушения с точки зрения нецелесообразности.

Интересно: Роялти или нематериальный актив – как обезопасить себя от доначислений со стороны налоговой?

Включение лицензии в другие виды договоров в Украине

Лицензия на использование объектов интеллектуальной собственности может существовать без лицензионного договора и быть оформлена как отдельный документ.

Законодательство разрешает включать лицензию в состав любого вида договора. В нашей практике часто бывают случаи, когда стороны заключают договор о предоставлении услуг, в контексте которого заказчику необходимо предоставить исполнителю право на использование или адаптацию определенного объекта интеллектуальной собственности. Обычно условия использования объекта права интеллектуальной собственности определяются в соответствующем приложении или дополнительном соглашении к Договору. Кроме договора о предоставлении услуг, условия предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности (лицензию) можно включить практически в любой договор.

В данном случае важно правильно определить условия лицензии и объем предоставляемых лицензиату прав.

Договор коммерческой концессии (франшизы)

Договор коммерческой концессии или «франшиза» является договором, согласно которому одна сторона предоставляет другой стороне комплекс прав интеллектуальной собственности с целью изготовления и продажи товаров или услуг. Франшиза используется, как правило, при наличии уже готового бизнеса с собственными средствами индивидуализации, пулом поставщиков и потенциальных клиентов. Франшиза содержит лицензию на использование объектов интеллектуальной собственности, которые предоставляются франчайзи с подробными правилами и требованиями к использованию.

Более подробно о франшизе читайте здесь.

Договор о создании на заказ и использовании объекта права интеллектуальной собственности

Распространен вид договора в области искусства, когда клиент заказывает эскиз, скульптуру или картину для собственного использования. Поскольку имущественные права на произведение и на объект, в котором воплощено произведение, не зависят друг от друга, может сложиться ситуация, когда скульптурой владеет одно лицо, а имущественными правами на него другое. Во избежание противоречий, стороны могут заключить договор о создании на заказ и использовании объекта права интеллектуальной собственности, определив, кому и какие права будут принадлежать.

При этом этот договор также должен содержать условия и способы использования созданного объекта интеллектуальной собственности заказчиком.

Сублицензия/сублицензионный договор

Лицо, которое получило имущественные права на объекты интеллектуальной собственности по лицензионному договору с правом предоставления права на использование таких объектов другим лицам, может также заключить лицензионный договор.

К примеру, материнская компания передает дочерней компании в Украине право на использование комплекса объектов авторского права, а именно изображения, анимации, видео персонажей мультсериала с правом предоставлять разрешение на использование для лицензиатов Украины. При таких условиях лицензиат в Украине, желающий использовать изображение героев мультсериала на собственной продукции, может заключить лицензионный договор с дочерней компанией, имеющей право на заключение такого договора.

В любом случае договор регулирует предоставление/передачу имущественных прав. Неимущественные права на произведение остаются за автором.

Наши юристы рекомендуют:

• Четко определить и перечислить объекты прав интеллектуальной собственности, которые могут использоваться лицензиатом в его деятельности.
• Определить права и способы использования интеллектуальной собственности объектов лицензиатом.
• Проверять своего контрагента, просить его предоставить необходимые документы, гарантии.
• Устанавливать связь первичного автора (изобретателя, лица, что получило имущественные права) и вашего контрагента. Если контрагент имеет право на заключение лицензионного договора, потребуйте документального подтверждения такого права.

Всю эту работу, заботу о вашей безопасности, а также все технические задачи по заключению договора наши юристы могут взять на себя.

Если вас интересует защита ваших интересов и помощь юриста в заключении договора, что в этом будет способствовать – обращайтесь к нашим специалистам.

Стоимость наших услуг можно узнать здесь.