Лицензионный договор на товарный знак, программу или изобретение: как передать право использования

Вы разрешили партнеру пользоваться своим брендом, программой или технологией, и теперь надеетесь, что все пойдет по плану. А если нет?

Что делать, если партнер начнет выдавать сублицензии третьим лицам, которых вы даже не видели? Если качество товара под вашей торговой маркой упадет настолько, что это ударит по вашей репутации, а не только по его продажам? Если роялти вдруг перестанут поступать, а доказать точную сумму задолженности окажется нечем, потому что в договоре вы не смогли прописать четкого механизма расчета?

А если вы наоборот – планируете пользоваться чужим брендом, программой или запатентованной технологией? Уверены ли вы, что человек, который подписывает с вами договор, действительно имеет право это разрешать? У стартапов с несколькими соучредителями и подрядчиками этот вопрос возникает значительно чаще, чем кажется на первый взгляд.

Шаблонный договор из интернета этих вопросов не решит. Лицензия на торговую марку, на компьютерную программу и на запатентованное изобретение – это принципиально разные документы, каждый со своей логикой рисков. И именно там, где шаблон "упрощает", обычно и скрывается самая дорогая пробел.

Интеллектуальная собственность может быть одним из самых ценных активов бизнеса. Торговая марка обеспечивает узнаваемость продукции, программное обеспечение создает конкурентные преимущества, а запатентованное изобретение может стать основой отдельного направления деятельности.

Чтобы получать доход от таких активов, правообладатель может разрешить другим лицам использовать бренд, программу, технологию или другой объект интеллектуальной собственности. Для этого заключается лицензионный договор.

В этой статье разберем, какие виды лицензии существуют, какие условия обязательно должны быть в договоре и на что обратить особое внимание в зависимости от типа объекта.

Что такое лицензионный договор и для чего он нужен?

По лицензионному договору правообладатель, или лицензиар, предоставляет другому лицу, то есть лицензиату, разрешение использовать определенный объект интеллектуальной собственности на согласованных условиях.

Имущественные права интеллектуальной собственности не передаются лицензиату: он получает право использовать объект лишь в определенных договором пределах. Лицензиат получает только право использовать бренд, программу или технологию определенными способами, на определенной территории и в течение установленного срока.

Лицензионный договор может заключаться в отношении:

• торговых марок;
• компьютерных программ и мобильных приложений;
• онлайн-платформ и баз данных;
• фотографий, текстов, видео, дизайна и других произведений;
• изобретений и полезных моделей;
• промышленных образцов;
• технологических решений.

Такой договор нужен не только для получения вознаграждения. Он позволяет правообладателю контролировать, кто, где и как использует его интеллектуальную собственность.

Важно конкретно указать способы использования объекта. Общей формулировки “разрешается пользоваться программой” или “предоставляется право использовать торговую марку” недостаточно. Договор должен определять, какие именно действия может совершать лицензиат.

Исключительная, единичная и неисключительная лицензия

При заключении договора стороны должны выбрать вид лицензии.

Исключительная лицензия

Исключительная лицензия предоставляется одному лицензиату. В пределах согласованной территории, срока и способов использования правообладатель не может выдавать аналогичные лицензии другим лицам и, как правило, сам не использует объект в этой сфере.

Такой вариант целесообразен, если партнер инвестирует значительные средства в производство, рекламу, локализацию программы или развитие бренда на новом рынке.

Однако для правообладателя исключительная лицензия создает существенные ограничения. Например, он не сможет привлечь другого партнера, даже если действующий лицензиат продает мало или недостаточно активно развивает продукт на этом рынке. Поэтому нужно предусмотреть минимальный объем продаж, размер вознаграждения, территорию, срок и основания для досрочного прекращения договора.

Единичная лицензия

Единичная лицензия также выдается одному лицензиату. Правообладатель не может предоставить такое же разрешение другим лицам, но сохраняет право самостоятельно использовать объект.

Этот вариант подходит для сотрудничества с одним стратегическим партнером без полного отказа правообладателя от собственной деятельности.

Чтобы разобрать разницу между единичной и исключительной лицензией, давайте создадим фабулу: правообладатель программного обеспечения предоставляет партнеру право на его коммерческое распространение в Польше.

По исключительной лицензии правообладатель не сможет ни привлечь другого партнера для такого распространения, ни осуществлять его самостоятельно в пределах предоставленной лицензии.

По единичной лицензии привлечь другого лицензиата он также не сможет, однако сохранит право самостоятельно распространять программу на этом рынке.

Неисключительная лицензия

Неисключительная лицензия позволяет правообладателю самостоятельно использовать объект и выдавать лицензии другим лицам.

Такой формат чаще всего применяется в отношении программного обеспечения, мобильных приложений, цифровых сервисов, фотографий и образовательных материалов.

Выбор лицензии зависит от бизнес-модели, необходимости эксклюзивности, размера инвестиций лицензиата и планов правообладателя относительно работы с другими партнерами. Вот простые примеры:

• Если компания разработала программу и планирует предоставлять доступ к ней большому количеству клиентов, целесообразной будет неисключительная лицензия. Она не ограничивает компанию в дальнейшей работе с другими пользователями.
• Если же для выхода на новый рынок привлекается один партнер, который берет на себя продвижение и развитие продукта, стороны могут выбрать исключительную лицензию.
• А если правообладатель хочет сотрудничать только с этим партнером, но одновременно самостоятельно продолжать работу на этом рынке, более уместной будет единичная лицензия.

Основные условия лицензионного договора

Правильно составленный договор должен подробно регулировать порядок использования интеллектуальной собственности.

Объект лицензирования

В договоре нужно точно определить, какой объект передается в использование.

• Для торговой марки указывают номер свидетельства, изображение и перечень товаров или услуг.
• Для изобретения: номер патента и название разработки.
• Для программного обеспечения: название, версию, модули, документацию или другие идентификаторы.

До заключения договора важно проверить, действительно ли лицензиар владеет соответствующими правами. Особенно это актуально для программ, созданных работниками, подрядчиками или несколькими основателями стартапа.

Например, если программу создавал работник или привлеченный подрядчик, мы всегда рекомендуем проверить, как в их трудовом или гражданско-правовом договоре урегулирована принадлежность имущественных прав на результат его работы. Отсутствие таких положений может создать спор относительно того, кому принадлежат права на программу и может ли компания передавать право на ее использование по лицензионному договору.

Способы использования

Договор должен определять, какие именно действия разрешено совершать лицензиату.

Для торговой марки это может быть нанесение обозначения на товары, упаковку, сайт, рекламу и вывески.

Для программного обеспечения – установка, запуск, копирование, интеграция, модификация, использование на определенном количестве устройств или предоставление доступа пользователям.

Для изобретения – изготовление продукции, применение технологии, продажа или импорт товаров.

Территория и срок

Стороны могут ограничить использование объекта территорией Украины, отдельными регионами или другими странами.

Для цифровых продуктов территориальные ограничения должны соответствовать способу распространения программы или онлайн-сервиса.

Также нужно определить срок действия лицензии, порядок ее продления и последствия окончания договора. Например, должен ли лицензиат удалить программу, прекратить рекламу или уничтожить остатки упаковки с торговой маркой.

Лицензионное вознаграждение

Вознаграждение может выплачиваться в форме:

• единовременного платежа;
• регулярных фиксированных платежей;
• роялти в процентах от дохода или продаж;
• платы за каждого пользователя, устройство или единицу продукции;
• комбинации нескольких способов.

Выбирать придется под каждый договор индивидуально. К примеру, если вы планируете передать партнеру право использовать торговую марку для производства и продажи продукции, стоит учитывать ожидаемые объемы реализации.

Из нашей практики, если продажи могут существенно расти в течение срока действия договора, для правообладателя выгоднее предусмотреть роялти в процентах от продаж, а не фиксированное вознаграждение. В таком случае доход от лицензии будет расти вместе с продажами лицензиата. Если же объемы использования торговой марки небольшие и прогнозируемые, фиксированный платеж может быть более простым и предсказуемым вариантом.

Договор должен четко определять порядок расчета вознаграждения, сроки платежей, отчетность лицензиата и право правообладателя проверять соответствующие данные.

Сублицензии и ответственность

Сублицензия позволяет лицензиату передавать право пользования другим лицам. Такая возможность должна быть прямо предусмотрена договором.

Целесообразно определить, требуется ли предварительное письменное согласие правообладателя, кому можно выдавать сублицензии и кто будет отвечать за нарушения сублицензиата.

В договоре также нужно предусмотреть ответственность за:

• использование объекта за пределами предоставленных прав;
• передачу доступа посторонним лицам;
• нарушение сроков оплаты;
• разглашение конфиденциальной информации;
• незаконную модификацию программы;
• несоблюдение стандартов качества;
• продолжение использования после прекращения договора.

Например, во время проверки лицензионного договора для нашего клиента мы обнаружили, что в проекте не были определены последствия продолжения использования объекта после прекращения срока действия лицензии. Это создавало риск, что контрагент продолжит использовать объект без надлежащих прав, а клиенту придется отдельно доказывать факт нарушения и требовать прекращения такого использования.

Мы предложили четко закрепить в договоре обязанность лицензиата после прекращения лицензии прекратить использование объекта и вернуть его материалы и копии, а также предусмотреть штрафные санкции за невыполнение этого требования. Это позволяет заранее определить действия сторон после завершения сотрудничества и уменьшить риск дальнейшего неправомерного использования объекта.

Особенности лицензирования отдельных объектов

Торговые марки

Лицензирование торговой марки непосредственно влияет на репутацию бренда. Если лицензиат производит некачественный товар, негативные последствия могут распространиться и на правообладателя.

Поэтому договор должен устанавливать стандарты качества, правила использования логотипа, требования к упаковке, рекламе и оформлению продукции.

К договору можно добавить брендбук, технические стандарты и порядок согласования рекламных материалов. Правообладателю также стоит предусмотреть возможность проверки качества товаров и услуг.

Подробнее о том, как передать права пользования торговой маркой, можно прочитать в нашей предыдущей статье.

Программное обеспечение

Во время лицензирования программы необходимо определить:

• количество пользователей и устройств;
• возможность удаленного доступа;
• право на создание резервных копий;
• доступ к исходному коду;
• возможность модификации и интеграции;
• порядок предоставления обновлений;
• условия технической поддержки;
• правила использования сторонних компонентов;
• порядок блокировки доступа.

Лицензию на программу нужно отличать от услуг по внедрению, настройке, хостингу и технической поддержке. Такие услуги могут регулироваться отдельными положениями или договорами.

Если программа содержит компоненты с открытым кодом, необходимо проверить условия соответствующих лицензий. Некоторые из них могут устанавливать дополнительные требования к распространению или модификации продукта.

Лицензионный договор на программное обеспечение – это не единственный документ, который понадобится ИТ-компании или стартапу. Больше информации здесь.

Изобретения и полезные модели

Перед лицензированием изобретения нужно проверить действительность патента, территорию правовой охраны и уплату необходимых сборов.

В договоре следует указать, имеет ли лицензиат право изготавливать продукцию, использовать запатентованный способ, продавать, импортировать или совершенствовать технологию.

Отдельно стоит урегулировать права на улучшения и новые технические решения, которые могут быть созданы лицензиатом во время использования изобретения.

Чем лицензия отличается от передачи имущественных прав

По лицензионному договору правообладатель сохраняет право собственности на объект и лишь разрешает другому лицу использовать его в установленных пределах.

В случае передачи имущественных прав приобретатель получает определенные договором имущественные права в установленном договором объеме. Личные неимущественные права автора не передаются. Предыдущий собственник теряет переданные права.

Лицензирование целесообразно, если собственник хочет сохранить контроль над активом, работать с несколькими партнерами и получать регулярный доход.

Полная передача прав чаще используется во время продажи программы, технологии, бренда или бизнеса.

Типичные ошибки и риски лицензионных договоров

Одной из главных ошибок является использование шаблонного договора без учета особенностей конкретного объекта. Лицензия на торговую марку не может содержать те же условия, что и договор относительно облачной программы или запатентованной технологии.

К основным рискам относятся:

• отсутствие подтверждения прав лицензиара;
• нечеткое описание объекта;
• неопределенные способы использования;
• неконтролируемое сублицензирование;
• ошибки в расчете роялти;
• отсутствие контроля качества;
• неурегулированные права на обновления и модификации;
• отсутствие правил после прекращения договора.

Сопровождение заключения лицензионного договора нашей компанией

Грамотно составленный лицензионный договор позволяет правообладателю сохранить контроль над своим активом, получать доход и предотвращать незаконное использование. Для лицензиата такой договор подтверждает законность использования бренда, программы или технологии и уменьшает риск претензий и финансовых потерь в будущем.

Основной фокус на “грамотный”, чего трудно достичь без опыта работы с лицензионными договорами. Такой опыт есть у нас, и в рамках юридического сопровождения мы:

• проверяем права на объект интеллектуальной собственности;
• анализируем бизнес-модель и цель сотрудничества;
• помогаем выбрать вид лицензии;
• определяем территорию, срок и способы использования;
• разрабатываем порядок выплаты роялти;
• регулируем сублицензирование;
• предусматриваем контроль качества;
• устанавливаем ответственность за нарушения;
• сопровождаем переговоры с контрагентом;
• проверяем и дорабатываем предложенный договор;
• готовим лицензионный договор и приложения к нему.

Для программного обеспечения мы дополнительно определяем правила доступа к коду, обновления, модификации и технической поддержки.

Для торговых марок – порядок соблюдения брендбука и контроля качества.

Для изобретений – условия использования технологии и права на усовершенствования.

Если вы желаете безопасно заключить лицензионный договор, который еще до начала работы будет защищать ваши интересы, свяжитесь с нами.

Вы получите полный комплекс работы с договором: от переговоров с контрагентом, внесения правок и до подписания договора. Ни один из наших договоров не был обжалован в суде.

Больше об условиях услуги можно узнать здесь.