Ліцензійний договір на торговельну марку, програму чи винахід: як передати право використання

Ви дозволили партнеру користуватися своїм брендом, програмою чи технологією, і тепер сподіваєтесь, що все піде за планом. А якщо ні?

Що робити, якщо партнер почне видавати субліцензії третім особам, яких ви навіть не бачили? Якщо якість товару під вашою торговельною маркою впаде настільки, що це вдарить по вашій репутації, а не тільки по його продажах? Якщо роялті раптом перестануть надходити, а довести точну суму заборгованості виявиться нічим, бо в договорі ви не змогли прописати чіткого механізму розрахунку?

А якщо ви навпаки – плануєте користуватися чужим брендом, програмою чи запатентованою технологією? Чи впевнені ви, що людина, яка підписує з вами договір, дійсно має право це дозволяти? У стартапів із кількома співзасновниками та підрядниками це питання виникає значно частіше, ніж здається на перший погляд.

Шаблонний договір із інтернету цих питань не вирішить. Ліцензія на торговельну марку, на комп'ютерну програму й на запатентований винахід – це принципово різні документи, кожен зі своєю логікою ризиків. І саме там, де шаблон "спрощує", зазвичай і ховається найдорожча прогалина.

Інтелектуальна власність може бути одним із найцінніших активів бізнесу. Торговельна марка забезпечує впізнаваність продукції, програмне забезпечення створює конкурентні переваги, а запатентований винахід може стати основою окремого напряму діяльності.

Щоб отримувати дохід від таких активів, правовласник може дозволити іншим особам використовувати бренд, програму, технологію або інший об’єкт інтелектуальної власності. Для цього укладається ліцензійний договір.

У цій статті розберемо, які види ліцензії існують, які умови обов'язково мають бути в договорі та на що звернути особливу увагу залежно від типу об'єкта.

Що таке ліцензійний договір і для чого він потрібен?

За ліцензійним договором правовласник, або ліцензіар, надає іншій особі тобто ліцензіату дозвіл використовувати визначений об’єкт інтелектуальної власності на погоджених умовах.

Майнові права інтелектуальної власності не передаються ліцензіату: він отримує право використовувати об’єкт лише у визначених договором межах. Ліцензіат отримує лише право використовувати бренд, програму чи технологію визначеними способами, на певній території та протягом установленого строку.

Ліцензійний договір може укладатися щодо:

• торговельних марок;
• комп’ютерних програм і мобільних застосунків;
• онлайн-платформ і баз даних;
• фотографій, текстів, відео, дизайну та інших творів;
• винаходів і корисних моделей;
• промислових зразків;
• технологічних рішень.

Такий договір потрібен не лише для отримання винагороди. Він дозволяє правовласнику контролювати, хто, де і як використовує його інтелектуальну власність.

Важливо конкретно зазначити способи використання об’єкта. Загального формулювання “дозволяється користуватися програмою” або “надається право використовувати торговельну марку” недостатньо. Договір має визначати, які саме дії може вчиняти ліцензіат.

Виключна, одинична та невиключна ліцензія

Під час укладання договору сторони повинні обрати вид ліцензії.

Виключна ліцензія

Виключна ліцензія надається одному ліцензіату. У межах погодженої території, строку та способів використання правовласник не може видавати аналогічні ліцензії іншим особам і, як правило, сам не використовує об’єкт у цій сфері.

Такий варіант доцільний, якщо партнер інвестує значні кошти у виробництво, рекламу, локалізацію програми або розвиток бренду на новому ринку.

Однак для правовласника виключна ліцензія створює істотні обмеження. Наприклад, він не зможе залучити іншого партнера, навіть якщо чинний ліцензіат продає мало або недостатньо активно розвиває продукт на цьому ринку. Тому потрібно передбачити мінімальний обсяг продажів, розмір винагороди, територію, строк і підстави для дострокового припинення договору.

Одинична ліцензія

Одинична ліцензія також видається одному ліцензіату. Правовласник не може надати такий самий дозвіл іншим особам, але зберігає право самостійно використовувати об’єкт.

Цей варіант підходить для співпраці з одним стратегічним партнером без повної відмови правовласника від власної діяльності. 

Щоб розібрати різницю між одиничною і виключною ліцензією, давайте створимо фабулу: правовласник програмного забезпечення надає партнеру право на його комерційне розповсюдження в Польщі. 

За виключною ліцензією правовласник не зможе ні залучити іншого партнера для такого розповсюдження, ні здійснювати його самостійно в межах наданої ліцензії. 

За одиничною ліцензією залучити іншого ліцензіата він також не зможе, однак збереже право самостійно розповсюджувати програму на цьому ринку. 

Невиключна ліцензія

Невиключна ліцензія дозволяє правовласнику самостійно використовувати об’єкт і видавати ліцензії іншим особам.

Такий формат найчастіше застосовується щодо програмного забезпечення, мобільних застосунків, цифрових сервісів, фотографій та освітніх матеріалів.

Вибір ліцензії залежить від бізнес-моделі, необхідності ексклюзивності, розміру інвестицій ліцензіата та планів правовласника щодо роботи з іншими партнерами. От прості приклади: 

• Якщо компанія розробила програму та планує надавати доступ до неї великій кількості клієнтів, доцільною буде невиключна ліцензія. Вона не обмежує компанію у подальшій роботі з іншими користувачами. 
• Якщо ж для виходу на новий ринок залучається один партнер, який бере на себе просування та розвиток продукту, сторони можуть обрати виключну ліцензію. 
• А якщо правовласник хоче співпрацювати лише з цим партнером, але водночас самостійно продовжувати роботу на цьому ринку, більш доречною буде одинична ліцензія. 

Основні умови ліцензійного договору

Правильно складений договір повинен детально регулювати порядок використання інтелектуальної власності.

Об’єкт ліцензування

У договорі потрібно точно визначити, який об’єкт передається у використання.

• Для торговельної марки зазначають номер свідоцтва, зображення та перелік товарів або послуг. 
• Для винаходу: номер патенту та назву розробки. 
• Для програмного забезпечення: назву, версію, модулі, документацію або інші ідентифікатори.

До укладання договору важливо перевірити, чи дійсно ліцензіар володіє відповідними правами. Особливо це актуально для програм, створених працівниками, підрядниками або кількома засновниками стартапу. 

Наприклад, якщо програму створював працівник або залучений підрядник, ми завжди радимо перевірити, як у їхньому трудовому чи цивільно-правовому договорі врегульовано належність майнових прав на результат його роботи. Відсутність таких положень може створити спір щодо того, кому належать права на програму та чи може компанія передавати право на її використання за ліцензійним договором.

Способи використання

Договір має визначати, які саме дії дозволено ліцензіату.

Для торговельної марки це може бути нанесення позначення на товари, паковання, сайт, рекламу та вивіски.

Для програмного забезпечення – встановлення, запуск, копіювання, інтеграція, модифікація, використання на певній кількості пристроїв або надання доступу користувачам.

Для винаходу – виготовлення продукції, застосування технології, продаж або імпорт товарів.

Територія і строк

Сторони можуть обмежити використання об’єкта територією України, окремими регіонами або іншими країнами.

Для цифрових продуктів територіальні обмеження мають відповідати способу розповсюдження програми або онлайн-сервісу.

Також потрібно визначити строк дії ліцензії, порядок її продовження та наслідки завершення договору. Наприклад, чи повинен ліцензіат видалити програму, припинити рекламу або знищити залишки паковання з торговельною маркою.

Ліцензійна винагорода

Винагорода може виплачуватися у формі:

• одноразового платежу;
• регулярних фіксованих платежів;
• роялті у відсотках від доходу або продажів;
• плати за кожного користувача, пристрій чи одиницю продукції;
• комбінації кількох способів.

Обирати доведеться під кожен договір індивідуально. До прикладу, якщо ви плануєте передати партнеру право використовувати торговельну марку для виробництва та продажу продукції, варто враховувати очікувані обсяги реалізації. 

З нашої практики, якщо продажі можуть суттєво зростати протягом строку дії договору, для правовласника вигідніше передбачити роялті у відсотках від продажів, а не фіксовану винагороду. У такому випадку дохід від ліцензії зростатиме разом із продажами ліцензіата. Якщо ж обсяги використання торговельної марки невеликі та прогнозовані, фіксований платіж може бути простішим і більш передбачуваним варіантом. 

Договір повинен чітко визначати порядок розрахунку винагороди, строки платежів, звітність ліцензіата та право правовласника перевіряти відповідні дані.

Субліцензії та відповідальність

Субліцензія дозволяє ліцензіату передавати право користування іншим особам. Така можливість повинна бути прямо передбачена договором.

Доцільно визначити, чи потрібна попередня письмова згода правовласника, кому можна видавати субліцензії та хто відповідатиме за порушення субліцензіата.

У договорі також потрібно передбачити відповідальність за:

• використання об’єкта за межами наданих прав;
• передачу доступу стороннім особам;
• порушення строків оплати;
• розголошення конфіденційної інформації;
• незаконну модифікацію програми;
• недотримання стандартів якості;
• продовження використання після припинення договору.

Наприклад, під час перевірки ліцензійного договору для нашого клієнта ми виявили, що в проєкті не було визначено наслідків продовження використання об’єкта після припинення строку дії ліцензії. Це створювало ризик, що контрагент продовжить використовувати об’єкт без належних прав, а клієнту доведеться окремо доводити факт порушення та вимагати припинення такого використання. 

Ми запропонували чітко закріпити в договорі обов’язок ліцензіата після припинення ліцензії припинити використання об’єкта та повернути його матеріали й копії, а також передбачити штрафні санкції за невиконання цієї вимоги. Це дозволяє заздалегідь визначити дії сторін після завершення співпраці та зменшити ризик подальшого неправомірного використання об’єкта. 

Особливості ліцензування окремих об’єктів

Торговельні марки

Ліцензування торговельної марки безпосередньо впливає на репутацію бренду. Якщо ліцензіат виробляє неякісний товар, негативні наслідки можуть поширитися і на правовласника.

Тому договір повинен встановлювати стандарти якості, правила використання логотипа, вимоги до пакування, реклами та оформлення продукції.

До договору можна додати брендбук, технічні стандарти та порядок погодження рекламних матеріалів. Правовласнику також варто передбачити можливість перевірки якості товарів і послуг.

Детальніше про те як передати права користування торговельною маркою можна прочитати в нашій попередній статті.

Програмне забезпечення

Під час ліцензування програми необхідно визначити:

• кількість користувачів і пристроїв;
• можливість віддаленого доступу;
• право на створення резервних копій;
• доступ до вихідного коду;
• можливість модифікації та інтеграції;
• порядок надання оновлень;
• умови технічної підтримки;
• правила використання сторонніх компонентів;
• порядок блокування доступу.

Ліцензію на програму потрібно відрізняти від послуг із впровадження, налаштування, хостингу та технічної підтримки. Такі послуги можуть регулюватися окремими положеннями або договорами.

Якщо програма містить компоненти з відкритим кодом, необхідно перевірити умови відповідних ліцензій. Деякі з них можуть встановлювати додаткові вимоги до розповсюдження або модифікації продукту.

Ліцензійний договір на програмне забезпечення – це не єдиний документ який знадобиться ІТ компанії чи стартапу. Більше інформації тут.

Винаходи і корисні моделі

Перед ліцензуванням винаходу потрібно перевірити чинність патенту, територію правової охорони та сплату необхідних зборів.

У договорі слід зазначити, чи має ліцензіат право виготовляти продукцію, використовувати запатентований спосіб, продавати, імпортувати або вдосконалювати технологію.

Окремо варто врегулювати права на поліпшення та нові технічні рішення, які можуть бути створені ліцензіатом під час використання винаходу.

Чим ліцензія відрізняється від передання майнових прав

За ліцензійним договором правовласник зберігає право власності на об’єкт і лише дозволяє іншій особі використовувати його в установлених межах.

У разі передання майнових прав набувач отримує визначені договором майнові права в установленому договором обсязі. Особисті немайнові права автора не передаються  Попередній власник втрачає передані права.

Ліцензування доцільне, якщо власник хоче зберегти контроль над активом, працювати з кількома партнерами та отримувати регулярний дохід.

Повне передання прав частіше використовується під час продажу програми, технології, бренду або бізнесу.

Типові помилки та ризики ліцензійних договорів 

Однією з головних помилок є використання шаблонного договору без урахування особливостей конкретного об’єкта. Ліцензія на торговельну марку не може містити ті самі умови, що й договір щодо хмарної програми або запатентованої технології.

До основних ризиків належать:

• відсутність підтвердження прав ліцензіара;
• нечіткий опис об’єкта;
• невизначені способи використання;
• неконтрольоване субліцензування;
• помилки у розрахунку роялті;
• відсутність контролю якості;
• неврегульовані права на оновлення та модифікації;
• відсутність правил після припинення договору.

Супровід укладання ліцензійного договору нашою компанією 

Грамотно складений ліцензійний договір дозволяє правовласнику зберегти контроль над своїм активом, отримувати дохід і запобігати незаконному використанню. Для ліцензіата такий договір підтверджує законність використання бренду, програми або технології та зменшує ризик претензій і фінансових втрат у майбутньому.

Основний фокус на “грамотний”, чого важко досягнути без досвіду роботи з ліцензійними договорами. Такий досвід є у нас, і в межах юридичного супроводу ми:

• перевіряємо права на об’єкт інтелектуальної власності;
• аналізуємо бізнес-модель і мету співпраці;
• допомагаємо обрати вид ліцензії;
• визначаємо територію, строк і способи використання;
• розробляємо порядок виплати роялті;
• регулюємо субліцензування;
• передбачаємо контроль якості;
• встановлюємо відповідальність за порушення;
• супроводжуємо переговори з контрагентом;
• перевіряємо та доопрацьовуємо запропонований договір;
• готуємо ліцензійний договір та додатки до нього.

Для програмного забезпечення ми додатково визначаємо правила доступу до коду, оновлення, модифікації та технічної підтримки. 

Для торговельних марок – порядок дотримання брендбуку та контролю якості. 

Для винаходів – умови використання технології та права на вдосконалення.

Якщо ви бажаєте безпечно укласти ліцензійний договір, який ще до початку роботи захищатиме ваші інтереси, зв'яжіться з нами. 

Ви отримаєте повний комплекс роботи з договором: від перемовин з контрагентом, внесення правок і до підписання договору. Жоден з наших договорів не був оскаржений у суді.  

Більше про умови послуги можна дізнатися тут.