Захист прав на торговельні марки, або Правила боротьби з «Абібасами»

На створення і розкручування торгової марки деколи необхідні роки наполегливої ??праці і величезні капіталовкладення. У свою чергу, для нечесних на руку підприємців завжди існує спокуса уникнути подібних витрат, скориставшись чужими заслугами. Такі ділки шляхом деяких маніпуляцій з відомою торговою маркою вводять в оману покупців щодо якості товару та / або його виробника, заробляючи на цьому немалі гроші, і позбавляючи, тим самим частини прибутку справжніх власників цих марок. Способів таких маніпуляцій маса: зміна кількох літер в назві торгової марки (наприклад «Аbibass» замість «Adidas», «Somy» замість «Sony»), видозміна дизайну, реєстрація відомої торгової марки для іншого продукту і т.п. Причому якщо раніше підробці піддавалися переважно закордонні торгові марки, то зараз їх об'єктом нерідко стають і українські бренди.

Найбільш поширеним порушенням прав інтелектуальної власності, ніж неправомірне використання торговельної марки в Інтернеті, мабуть, є піратство щодо авторські права. Що саме підпадає під захист, а також узагальнена стратегія такого захисту читайте в матеріалі ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ

Щоб мати можливість захистити свої права на торгову марку в суді і отримати компенсацію за її неправомірне використання слід, в першу чергу, зареєструвати її як знак для товарів і послуг та отримати відповідне свідоцтво. За загальним правилом, саме особі, яка має свідоцтво про реєстрацію знака для товарів і послуг, належить право на використання торгової марки, а також виключне право дозволяти її використання іншими особами та перешкоджати її використанню, у тому числі в судовому порядку. Виняток становлять тільки ті торгові марки, які мають міжнародну реєстрацію або визнані досить відомими за рішенням Апеляційної палати Держслужби інтелектуальної власності або суду.

Перед тим як звертатися в суд, власнику торгової марки варто перевірити дійсність його свідоцтва (міжнародної реєстрації) та обсяг правової охорони, отриманої при реєстрації знака для товарів і послуг. Згідно зі ст. 5 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» термін дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки, і продовжується Держслужбою інтелектуальної власності кожні 10 років.

Обсяг правової охорони визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, для яких цей знак використовується згідно з Державним реєстром свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Як випливає з п. 59 постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 року № 12, власник торгової марки має право забороняти іншим особам використовувати тотожне або схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення тільки щодо тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано чи суміжних з ним товарів і послуг. Тобто, якщо, наприклад, торгова марка зареєстрована виключно як знак для лікарських засобів і медпрепаратів, то власник цієї торгової марки не може заборонити її використання, наприклад, при виробництві музичних інструментів.

Також необхідно визначити, чи є використання торгової марки незаконним. Незаконним є майже будь-яке використання торговельної марки без згоди на це її власника. Зокрема, шляхом нанесення її на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; зберігання такого товару з метою продажу; його продаж, імпорт, експорт; використання його при пропонуванні чи наданні послуг, у діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет, в тому числі в доменних іменах.

Причому це стосується не тільки використання зареєстрованого знака для товарів і послуг, але і схожих з ним знаків і позначень, які можуть ввести в оману щодо виробника товарів чи послуг або дозволяють їх переплутати. Згідно з наказом Держпатенту від 28.07.1995 року № 116 позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Доказами такого неправомірного використання можуть бути екземпляри товарів, які вироблені відповідачем, і на які нанесені відповідні знаки для товарів і послуг, а також документи із зображенням таких знаків (наприклад, каталоги, прайс-листи з пропозицією про продаж товарів або про надання послуг). Встановити ж тотожність та схожість знака для товарів і послуг, використаних відповідачем при продажу товарів або при наданні послуг, можна тільки за допомогою експертизи.

У той же час, ч. 6 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює низку винятків, що дозволяють використання зареєстрованої торгової марки без згоди її власника. Зокрема, некомерційне використання знака для товарів і послуг; його використання в новинах і коментарях до них; при здійсненні прав, що виникли до дати подання заявки про реєстрацію торгової марки.

Переконавшись, що право на торговельну марку порушено, її власник може через суд вимагати від відповідача припинити таке порушення, а також відшкодувати завдані йому збитки. Він також може вимагати усунення з товару або його упаковки незаконно використаного знака або схожого з ним позначення, а також знищення виготовлених зображень, знаків або позначень, схожих на торговельну марку. З огляду на квазі анонімність середовища інтернету, при захисті своїх прав і компенсації заподіяної шкоди важливо встановити особу винного, довести факт порушення, а також встановити логічний зв'язок між першим і другим. Більш детально в матеріалі нашого юриста ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ: ЩО РОБИТИ?

Для відновлення ділової репутації, власник знака може також подати позов про захист прав на знак шляхом опублікування відповідачем в ЗМІ відомостей про порушення прав інтелектуальної власності позивача. На думку Пленуму ВГСУ, таке опублікування можливо тільки в тому друкованому ЗМІ, в якому відповідачем в будь-якій формі розміщувалася реклама продукції з незаконним використанням знака.

У разі якщо використовувана відповідачем торгова марка, яка схожа на марку позивача, вже зареєстрована, він може подати позов про визнання недійсним свідоцтва, виданого на торговельну марку відповідача на підставі її невідповідності умовам надання правової охорони. Як випливає з постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 року № 12, в таких випадках в якості співвідповідача обов'язково варто залучати Державну службу інтелектуальної власності.

Також, існує можливість залучення порушників прав на торговельну марку до адміністративної відповідальності згідно ст. 51-2 КпАП або кримінальної відповідальності на підставі ст. 176 КК.

Прикладами успішного застосування санкцій до порушників прав на торговельну марку можуть служити:

• Постанова ВГСУ від 10.04.2012 року № 28/246пн, якою підприємству було заборонено використовувати знак для товарів і послуг «SUPROTEC» для класів 1, 4 і 35 (промислові товари, технічні мастила і масла, реклама), оскільки право інтелектуальної власності на цей знак належало позивачу. Також, за результатами розгляду цієї справи відповідача зобов'язали опублікувати в ЗМІ відомості про порушення прав інтелектуальної власності позивача;
• Постанова ВГСУ від 08.11.2011 року № 21/118-10, що визнала правильними рішення судів попередніх інстанцій про заборону відповідачеві будь-якого використання ряду торгових марок позивача та позначень, схожих на них настільки, що їх можна сплутати з цими торговими марками, а також про стягнення з відповідача більше двох мільйонів гривень збитку на користь позивача;
• Постанова ВГСУ від 30.08.2011 року № 20/165 (SD110170), залишила в силі рішення судів попередніх інстанцій про задоволення позову компанії  «Гугл Інк» про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг «GOOGLE» (словестное позначення), власником якого було ТОВ "ГОУ ОГЛЕ";
• Постанова ВГСУ від 25.04.2006 року № 12/25, якою визнані правильними рішення судів попередніх інстанцій про заборону СК «Оранта - Дніпро» використовувати знак для товарів і послуг «Оранта» та про зобов'язання його знищити всі зображення такого знака. акож, при вирішенні спорів про порушення прав інтелектуальної власності вам може допомогти узагальнення судової практики щодо захисту авторських прав від наших юристів ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ: А СУДДІ ЩО?