Ліцензійний договір: як укласти безпечно?

Ліцензійний договір – це договір, який регулює порядок використання об’єктів інтелектуальної власності та укладається між Ліцензіаром та Ліцензіатом.

Ліцензіар – це особа, яка володіє майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності або має право на надання ліцензії на певних умовах третім особам.

Ліцензіат – особа, яка отримує ліцензію на використання об’єктів інтелектуальної власності по ліцензійному договору.

Ліцензіатом та Ліцензіаром можуть бути фізичні та юридичні особи, іноземці та іноземні юридичні особи, представництва тощо.

Ліцензійний договір укладається у випадку, коли особа, яка володіє правами на об’єкт чи об’єкти інтелектуальної власності, має намір надати право використання таких об’єктів іншим особам. Найбільш яскравий приклад: кожне встановлення ліцензійного програмного забезпечення на ваш ноутбук чи комп’ютер передбачає прийняття ліцензійних умов використання такого програмного забезпечення.

Ліцензійний договір укладається з метою захистити права особи, яка володіє майновими правами на об’єкти інтелектуальної власності, в тому числі правом на отримання винагороди.

Для Ліцензіата вигода ліцензійного договору полягає у врегулюванні порядку використання об’єктів інтелектуальної власності та відсутності претензій зі сторони інших осіб.  Наприклад, ви бажаєте створити рекламний матеріал з використанням відомої пісні. Для того, щоб правомірно використовувати пісню потрібно отримати дозвіл від особи, яка володіє майновими правами на пісню. У випадку, якщо ви використаєте пісню без відповідного дозволу, існує ризик судового позову зі сторони правовласника або уповноваженої ним особи, та штрафних санкцій за порушення законодавства про рекламу. Звичайно, для бізнесу такі наслідки є неприйнятними.

Юристи завжди радять укладати ліцензійний договір з особою, яка володіє майновими правами або особою, яка має право укладати ліцензійний договір.

За ліцензійним договором можна надати права на використання об’єктів авторського права та суміжних прав, торгових марок, патентів та інших об’єктів. 

Розкажемо про реальні технічні та юридичні особливості укладення ліцензійного договору в Україні.

Цікаво: Як прописати в договорі на створення програмного забезпечення передачу прав інтелектуальної власності на код?

Умови ліцензійного договору

Відповідно до законодавства України Ліцензійний договір повинен містити наступні умови:

1) Вид ліцензії.

Ліцензії бувають:

• виключна – надається одному ліцензіату, при цьому ліцензіар не має право на використання такого об’єкта в межах наданих ліцензіату прав та не має права надавати таку ліцензію іншим ліцензіатам;
• невиключна – ліцензія, за якої ліцензіар має право використовувати та надавати право на використання об’єкта інтелектуальної власності необмеженій кількості ліцензіатів;
• одинична – ліцензіар надає майнові права лише одному ліцензіату та самостійно має право використовувати їх. 

На практиці найбільш розповсюджений вид ліцензії – невиключна ліцензія, що дозволяє зберегти оптимальний баланс між правами ліцензіата та ліцензіара та є практичною у використанні. Наприклад, використання музики, софту, фото та відео.

Одинична ліцензія використовується тоді, коли необхідно обмежити кількість ліцензіатів і при цьому зберегти права автора на розпорядження майновими правами. Наприклад, автор може надати одиничну ліцензію видавництву на переклад та продаж своєї книги, залишаючи за особою таке ж право.

Виключна ліцензія найбільш вигідна для ліцензіата та виникає в ситуації, коли ліцензіар повністю надає права на використання ліцензіату на певний час. Тобто самостійно власник майнових прав не може використовувати об’єкт протягом строку дії ліцензії. Досить часто таку ліцензію використовують, коли неможливо домовитись про продаж майнових прав. Наприклад, у сфері музики чи архітектури.

2) Сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності

Необхідно визначити конкретні майнові права, які надаються ліцензіату, та способи використання таких об’єктів.

Майновими правами можуть бути: виключне право на використання, дозвіл використовувати, протидіяти незаконному використанню, в тому числі і забороняти таке використання.

Способи використання залежать від об’єкта інтелектуальної власності. Наприклад, для об’єктів авторського права способи використання визначені ст.15 Закону України «Про авторське право та суміжні права», серед яких: публічна демонстрація та публічне сповіщення, переклад, аранжування, адаптація тощо.

Для торгових марок, способи використання визначені ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», до яких можна віднести: використання торгової марки на продукції, товарі, етикетці, використання в рекламі та мережі інтернет тощо.

В будь-якому разі, права та способи використання повинні відповідати домовленостям Сторін, та бути чітко визначені.

В нашій практиці був випадок, коли дочірня компанія одного з виробників побутової техніки надала право своїм контрагентам створити лендінг-пейдж для просування продажів техніки. З метою забезпечення правомірності використання об’єктів інтелектуальної власності, ми розробили ліцензійний договір, за яким надали невиключну ліцензію на використання торгової марки та інших об’єктів права інтелектуальної власності. Таким чином, ліцензіат правомірно використовує об’єкти, а ліцензіар контролює процес використання об’єктів інтелектуальної власності. 

Крім цього, потрібно визначити територію та строк використання об’єктів.

Територія визначається сторонами ліцензійного договору за домовленістю. Однак слід пам’ятати, що для об’єктів авторського права можна встановити територію практично всіх країн світу, для торгових марок та інших об’єктів інтелектуальної власності (в основному об’єкти, які підлягають реєстрації) можна надати права в межах країн, в яких встановлено охорону.

Строк ліцензії узгоджується сторонами та не може перевищувати строку охорони таких об’єктів інтелектуальної власності. 

Наприклад, строк охорони майнових прав на об’єкти авторського права становить 70 років, починаючи з 1 січня наступного року за роком смерті автора або останнього зі співавторів.

3) Порядок, розмір та строк оплати

Ліцензійний договір є платним. Відповідно за використання об’єктів інтелектуальної власності Ліцензіат сплачує Ліцензіару кошти. Розмір, порядок та строки оплати сторони визначають самостійно. На практиці, використовуються зазвичай роялті – періодичні виплати та паушальний платіж – разовий платіж. Однак законодавство не обмежує сторони у виборі порядку розміру та строків оплати.

Також сторони можуть визначити інші умови в договорі, які на їх думку є істотними та без яких договір не може бути укладеним.

Наприклад, в нашій практиці був випадок, коли ліцензійний договір передбачав можливість дострокового розірвання договору за ініціативою ліцензіара, у випадку, якщо ліцензіат потрапляє у скандал, де його поведінка суперечить нормам моралі тощо.

Цікаво: Роялті за використання об'єктів авторського права і суміжних прав

Порядок використання об’єктів інтелектуальної власності в Україні

Об’єкти інтелектуальної власності, права на використання яких надані за ліцензійним договором, використовуються в межах наданих прав. У випадку, якщо ліцензіат розуміє, що використання об’єкта інтелектуальної власності потребує додаткових прав, потрібно узгоджувати таке використання з ліцензіаром.

Наприклад, видавництво має право на публікацію книги автора, однак для публікації книги іноземною мовою потрібно додатково попросити право на переклад та використання такого перекладу.

Тому до укладання ліцензійного договору краще подумати над тим, яким чином буде використовуватись об’єкт інтелектуальної власності щоб отримати відповідні права від ліцензіара.

В нашій практиці був випадок, коли клієнт надав для аналізу ліцензійний договір, який передбачав використання торгової марки ліцензіара на продукції нашого клієнта. При цьому інших способів використання не було зазначено. Коли ми поспілкувались з клієнтом, виявилось, що планується рекламна кампанія з використанням торгової марки Ліцензіара. Ми узгодили додаткові способи використання та отримали відповідні права, зафіксувавши їх в договорі.

В іншому випадку, Ліцензіар мав би можливість достроково припинити договір та звернутись до суду з позовом до нашого клієнта та вимогою сплати штрафів і збитків. 

Наше основне завдання при роботі з розробкою або аналізом ліцензійного договору для клієнта полягає у відстоюванні інтересів клієнта, мінімізації ризиків та забезпеченні стабільної та прогнозованої співпраці по ліцензійному договору.  

Припинення ліцензійного договору та судові спори

Ми завжди дбаємо про те, щоб наш клієнт був захищений договором, а у випадку виникнення претензій, вони були врегульовані в досудовому порядку.  Тому припинення договору та судові спори є не зовсім прийнятною формою взаємовідносин для сторін.

Ліцензійний договір, як і інші договори, може бути припинений відповідно до закону або договору, на підставі рішення суду чи з інших причин, які встановлені законодавством. Оскільки законодавство дозволяє встановлювати в договорі підстави для дострокового припинення договору, краще скористатись цією можливістю та визначити такі підстави в договорі.

Наприклад, підставою для розірвання договору може бути відсутність оплати ліцензійних платежів чи використання об’єктів інтелектуальної власності поза межами визначених договором прав, чи інші підстави. В будь-якому разі підстави для припинення договору повинні бути максимально продумані. Наприклад, абсолютно нелогічно допустити пункт розірвання договору без права реалізації продукції, яка вже виготовлена з використанням певної торгової марки. 

Якщо розірвання договору або претензії між сторонами не вдалось врегулювати шляхом переговорів та узгодження домовленостей, залишається тільки рішення спору в суді.

Наша команда юристів надає допомогу у розробці та заключенні ліцензійних договорів. Серед наших послуг:

• Аналіз інтересів та цілей клієнта для визначення оптимальної моделі роботи з ліцензійним договором для нього;
• Розробка ліцензійного договору, проведення переговорів з контрагентами, внесення правок тощо;
• Податкове та інше юридичне консультування щодо питань роялті та ін.;
• Захист інтересів клієнта при виникненні спорів щодо умов ліцензійного договору в рамках досудового врегулювання спорів.

Вартість розробки ліцензійного договору для вас шукайте тут, чи запитуйте в наших спеціалістів.