Реєстрація торгових марок за мадридським протоколом

В даний час в Україні проходить реформа, пов’язана з реєстрацією об'єктів інтелектуальною власності, в тому числі торговельних марок. З 8 листопада 2022 року функції охорони прав інтелектуальної власності в Україні перейшлі від ДП “Укрпатент” до Державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (надалі- “організація”).

В даній статті ми поговоримо про спрощену систему реєстрації такого виду об'єкта інтелектуальної власності, як торгова марка в закордонних країнах шляхом подання однієї заяви про реєстрацію торгової марки в організацію. Таку можливість спрощеної системи реєстрації надає Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 року, до якого Україна приєдналась в 2000 році (надалі - “Протокол”). Чому це вигідно для українських підприємців та як проходить реєстрація - далі. 

Цікаво: Оскарження відмови у реєстрації торгової марки в Україні

Хто може зареєструвати ТМ за мадридським протоколом?

Дуже часто в процесі господарської діяльності компаній зареєстрованих в Україні, які провадять зовнішньоекономічну діяльність, виникає необхідність реєстрації власної торгової марки за кордоном в країнах присутності бізнесу таких компаній. У компаній є можливість однією заявкою зареєструвати свою торгову марку в країні, яка цікавить таку компанію за умови, якщо така країна приєдналась до Протоколу. 

Перевірити, чи приєдналась країна до протоколу можливо на сайті всесвітньої організації інтелектуальної власності (надалі - “ВОІВ”), яка і є відповідальною за реєстрацію торгових марок за мадридським протоколом.  

Ще однією з умов можливості реєстрації торгової марки за Протоколом є необхідність заявнику бути резидентом однієї з країни, яка є учасницею Протоколу.  

Важливо! Перелік учасників Протоколу постійно змінюється, і до нас звертаються клієнти, які намагались самі зареєструвати торгову марку за протоколом, проте отримали відмову на підставі того, що країна не знаходиться серед учасниць протоколу, або не подані всі документи, або не сплачені відповідні платежі, чи така торговельна марка вже існує. 

З огляду на те, що процес реєстрації торгової марки передбачає сплату платежів, і в разі відмови такі платежі не повертаються, самостійне звернення без попередньої оцінки шансів може призвести до непотрібних витрат. 

Так, під час супроводу реєстрації ТМ ми: 

• перевіряємо з першоджерел, чи є відповідна країна учасницею протоколу; 
• перевіряємо дійність банківських рахунків відповідних установ відповідальних за реєстрацію торговельних марок у відповідних країнах; 
• спілкуємося як з організацією, так і з ВОІВ, оскільки відповідно до Протоколу, час та момент реєстрації торгової марки залежить від того, коли саме організація передала ВОІВ вашу заявку. 

Якщо коротко, то крім названих факторів, ваша марка має відповідати наступним вимогам:

• не містити ознак релігіозної, расової, або іншої нетерпимості; 
• не закликати до насильства;
• не мати ознак реклами порнографії. 

Крім того, кожна країна має свої специфічні вимоги щодо змісту торгової марки. Ми в процесі супроводу реєстрації торгових марок слідкуємо за тим, щоб ваша торгова марка відповідала, як міжнародному, так і локальному законодавству.

Наше завдання полягає не тільки в тому, щоб оцінити саму можливість реєстрації ТМ у вибраній вами країні, але й аналізі ризиків відмови у реєстрації конкретної торгової марки, що вас цікавить.

Цікаво: Як пройти перевірку тотожності торгової марки?

Як відбувається реєстрація торгової марки за мадридським протоколом?

Отже, відповідно до протоколу для реєстрації торгової марки вам необхідно подати пакет документів в організацію на реєстрацію торгової марки в Україні, та реєстрацію торгової марки в відповідних країнах. 

Національна реєстрація торгової марки є базовою, та без неї ви не зможете подати торгову марку на реєстрацію за протоколом. Разом з заявкою на реєстрацію торгової марки подаються зразки такої торгової марки у графічному вигляді, адже організація та ВОІВ перевіряють чи не є тотожною ваша торгова марка вже зареєстрованій в відповідній країні, в відповідних класах, в яких ви хочете зареєструвати торгову марку. 

Ми для своїх клієнтів самі проводимо таку перевірку для того, щоб вже на початку реєстрації торговельної марки клієнт не отримував відмову. 

Після подачі заявки на реєстрацію торговельної марки в організацію та сплати відповідних платежів для кожної країни, в якій ви хочете зареєструвати торгову марку, організація приймає рішення про можливу реєстрацію ТМ на національному рівні, та передає торгову марку на міжнародну реєстрацію в ВОІВ. 

Моментом міжнародної реєстрації ТМ є момент подачі вами заяви на реєстрацію в організацію в Україні, за умови, якщо організація передала вашу заяву протягом двох місяців у ВОІВ. Якщо такий термін пропущений, то моментом міжнародної реєстрації ТМ буде день надходження вашої заявки в ВОІВ. 

Часто момент реєстрації має дуже велике значення, оскільки недобросовісними конкурентами ваша торгова марка може використовуватись в будь-який час, і в разі неналежного передання вашої заявки в ВОІВ, ви не зможете захистити свої права щодо незаконного використання вашої торгової марки третіми особами. 

Відповідно до протоколу, процес реєстрації торгової марки за мадридським протоколом триває до 18 місяців з моменту подання вашої заявки. Проте, як вже було сказано вище, ваша торгова марка вважається охоронюваною з моменту подання заяви про реєстрацію. 

Необхідно буде сплатити мито за реєстрацію торгової марки в міжнародне бюро реєстрації торгових марок (крім державних мит кожної країни, де ви хочете зареєструвати торгову марку, які є різні в кожній країні):

• в розмірі 653 швейцарських франки за реєстрацію чорно-білої торгової марки;
• 903 швейцарські франки за реєстрацію кольорової торгової марки. 

Після прийняття торгової марки до міжнародної реєстрації вам буде надісланий сертифікат про міжнародну реєстрацію торгової марки, після чого міжнародне бюро надсилає вашу заявку в патентне відомство кожної обраної вами країни. Підтвердженням реєстрації торгової марки в відповідній країні є запис в бюлетені про відповідну реєстрацію на офіційному сайті ВОІВ. 

Міжнародна охорона торгової марки триває 10 років. І через десять років протоколом встановлена необхідність продовжити термін дії охорони торговельної марки. Відповідно до протоколу таке продовження відбувається шляхом простої сплати державного мита в кожній країні, де ви хочете продовжити дію реєстрації торгової марки. 

Результатом успішної міжнародної реєстрації торгової марки є можливість захистити свої права в національних судових інстанціях відповідних країн, де ваші охоронювані права були порушені. В одному з кейсів, які були в нашій практиці, третя особи використала незаконно торгівельну марку нашого клієнта на Кіпрі. Ми пройшли всі етапи від подачі позову до суду до виплати клієнту компенсацій призначених кіпрським судом.

Ми пропонуємо завчасну перевірку та прорахунок ваших шансів на реєстрацію ТМ за мадридським протоколом, а також юридичний супровід усієї процедури.

Вартість послуг можна дізнатися тут.