Ліцензійний договір та використання ліцензії в Україні

Ліцензійний договір укладається в письмовій формі. Нотаріального посвідчення ліцензійного договору не вимагається (за винятком, коли сторони прийняли таке рішення). 

Також ліцензійні договори можуть укладатись в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію». При цьому, досить часто, саме в електронній формі укладається ліцензійний договір, наприклад, інсталяція програмного забезпечення, або придбання фото з фотобанку. Для укладання ліцензійного договору в електронній формі необхідно забезпечити весь процес відповідно до чинного законодавства. 

Про види ліцензій ми вже розмовляли тут. Сьогодні ми детальніше поговоримо про умови такого договору та правила використання ліцензій в Україні.

Сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності

Необхідно визначити конкретні майнові права, які надаються ліцензіату, та способи використання таких об’єктів.

Майновими правами можуть бути: виключне право на використання, дозволяти використовувати, протидіяти незаконному використанню, в тому числі та забороняти таке використання.

Способи використання залежать від об’єкта. Наприклад, для об’єктів авторського права визначені способи використання, серед яких: публічна демонстрація та публічне сповіщення, переклад, аранжування, адаптація тощо.

Для торгових марок, способи використання наступні: використання торгової марки на продукції, товарі, етикетці, використання в рекламі та мережі інтернет тощо.

В будь-якому разі права та способи використання повинні відповідати домовленостям та бути чітко визначені.

В нашій практиці був випадок, коли дочірня компанія одного з виробників побутової техніки надала право своїм контрагентам створити лендінг-пейдж для просування продажів техніки. З метою забезпечення правомірності використання об’єктів інтелектуальної власності, ми розробили ліцензійний договір, за яким надали невиключну ліцензію на використання торгової марки та інших об’єктів права інтелектуальної власності. Таким чином, ліцензіат правомірно використовує об’єкти, а ліцензіар контролює процес використання об’єктів інтелектуальної власності.

Цікаво: Роялті за використання об'єктів авторського права і суміжних прав

Порядок, розмір та строк оплати за ліцензійним договором в Україні

Ліцензійний договір є платним. Відповідно за використання об’єктів інтелектуальної власності, Ліцензіат сплачує Ліцензіару кошти. Розмір плати, порядок та строки оплати сторони визначають самостійно. На практиці, використовуються зазвичай роялті – періодичні виплати та паушальний платіж – разовий платіж. Однак, законодавство не обмежує сторони у виборі порядку розміру та строку оплати.

Також сторони можуть визначити інші умови в договорі, які на їх думку є істотними та без яких договір не можу бути укладеним. В нашій практиці був випадок, коли ліцензійний договір передбачав можливість дострокового розірвання договору за ініціативою ліцензіара у випадку, якщо ліцензіат потрапить у скандал, де його поведінка суперечитиме нормам моралі тощо.

Цікаво: Продажі ІТ продукту: послуга, роялті чи підписка?

Інші умови Ліцензійного договору

У випадку, якщо ліцензійний договір не містить інформації про вид ліцензії, вважається, що ліцензійний договір укладається на умовах невиключної ліцензії.

Крім істотних умов ліцензійного договору, з практичної точки зору, пропонуємо включати до договору наступні положення:

• Дострокове припинення договору – рекомендуємо максимально детально передбачити перелік випадків, за яких краще припинити договір та не продовжувати співпрацю. Такі випадки можуть бути різними. Наприклад, певні порушення прав або продаж майнових прав третім особам. В будь-якому разі, наявність можливості дострокового припинення договору буде необхідно перевагою.
• Форс-мажорні обставини – форс-мажорні обставини не звільняють від обов’язків виконання зобов’язання, а тільки звільняють від відповідальності за невиконання зобов’язання.
• Відповідальність сторін та штрафні санкції – обов’язковий розділ договору, який має включати в себе важелі впливу та адекватні санкції, що зумовить сторони дотримуватись взятих на себе зобов’язань.
• Мова та юрисдикція регулювання спору – якщо договір укладається з нерезидентами, краще визначити в договорі, в якому суді та за яким правом буде вирішуватись спір.  
• Строк договору рекомендуємо встановлювати не менше строку ліцензії.

Відповідальність за порушення умов використання об’єктів інтелектуальної власності завжди має бути відображена в договорі та бути достатньою, щоб ліцензіат відмовився від порушення з точки зору недоцільності.

Цікаво: Роялті або нематеріальний актив - як убезпечити себе від донарахувань з боку податкової?

Включення ліцензії в інші види договорів в Україні

Ліцензія на використання об’єктів інтелектуальної власності може існувати без ліцензійного договору та бути оформлена як окремий документ. 

Законодавство дозволяє включати ліцензію до складу будь-якого виду договору. В нашій практиці досить часто бувають випадки, коли сторони укладають договір про надання послуг, в контексті якого замовнику необхідно надати виконавцю право на використання або адаптацію певного об’єкта інтелектуальної власності. Зазвичай, умови використання об’єкта права інтелектуальної власності визначаються у відповідному додатку або додатковій угоді до Договору. Крім договору про надання послуг, умови про надання прав на використання об’єктів інтелектуальної власності (ліцензію) можна включити практично в будь-який договір.

В даному випадку важливо правильно визначити умови ліцензії та об’єм прав, які надаються ліцензіату. 

Договір комерційної концесії  (франшизи)

Договір комерційної концесії або «франшиза» є договором, за яким одна сторона надає іншій стороні комплекс прав інтелектуальної власності з метою виготовлення та/або продажу товарів чи послуг. Франшиза використовується, зазвичай, коли наявний вже готовий бізнес з власними засобами індивідуалізації, пулом постачальників та потенційних клієнтів. Франшиза містить ліцензію на використання об’єктів інтелектуальної власності, які надаються франчайзі з детальними правилами та вимогами до використання.

Більш детально про франшизу читайте тут.

Договір про створення на замовлення та використання об’єкта права інтелектуальної власності

Поширений вид договору у сфері мистецтва, коли клієнт замовляє ескіз, скульптуру чи картину для власного використання. Оскільки майнові права на твір та речові права на об’єкт, в якому втілений твір, не залежать один від одного, може скластись ситуація, коли скульптурою володіє одна особа, а майновими правами на неї інша. З метою уникнення протиріч, сторони можуть укласти договір про створення на замовлення та використання об’єкта права інтелектуальної власності, визначивши, кому та які права будуть належати.

При цьому цей договір також повинен містити умови та способи використання створеного об’єкта інтелектуальної власності замовником.

Субліцензія/субліцензійний договір

Особа, яка отримали майнові права на об’єкти інтелектуальної власності за ліцензійним договором з правом надання права на використання таких об’єктів іншим особам, може також укласти ліцензійний договір. 

Наприклад, материнська компанія передає дочірній компанії в Україні право на використання комплексу об’єктів авторського права, а саме зображення, анімації, відео персонажів мультсеріалу з правом надавати дозвіл на використання для ліцензіатів Україні. За таких умов ліцензіат в Україні, який хоче використати зображення героїв мультсеріалу на власній продукції, може укласти ліцензійний договір з дочірньою компанією, яка має право на укладання такого договору.

В будь-якому випадку, договір регулює надання/передачу майнових прав. Немайнові права на твір залишаються за автором.

Наші юристи рекомендують:

• Чітко визначити та перерахувати об’єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути використані ліцензіатом в його діяльності.
• Визначити права та способи використання об’єктів інтелектуальної власності ліцензіатом.
• Перевіряти свого контрагента, просити його надати необхідні документи, гарантії.
• Встановлювати зв'язок первинного автора (винахідника, особи, яка набула майнові права) та вашого контрагента. Якщо контрагент має право на укладання ліцензійного договору, вимагайте документального підтвердження такого права.

Всю цю роботу, піклування про вашу безпеку, а також всі технічні завдання для укладення договору наші юристи можуть взяти на себе.

Якщо вас цікавить захист ваших інтересів та допомога юриста в укладенні договору, що в цьому сприятиме - звертайтесь до наших спеціалістів.

Вартість наших послуг можна дізнатися тут.