Як передати право користування торговою маркою?

Зареєстрована торгова марка (далі - ТМ) є активом підприємства, яким воно може розпоряджатися на свій розсуд. Зокрема, чинним законодавством передбачено право власника зареєстрованої ТМ передавати її в користування іншим особам.

Це може позитивно позначитися як на впізнаваності бренду, так і на подальших доходах власника та особи, яка має намір використовувати ТМ. При цьому можливість отримати ці блага чимало залежить від правильного оформлення передачі права користування.

Ми розповімо про те, як провести передачу права на ТМ безпечно, не втративши при цьому в своїх інтересах.

Цікаво: Що робити, якщо торгову марку першим зареєстрував хтось інший?

Передача права на торговельну марку: варіанти передачі права користування

Використанням ТМ вважається: нанесення ТМ на товар, його упаковку, вивіску, рекламну продукцію і ділову документацію, пропозиція до продажу маркованого товару та ін.

Чинним законодавством передбачено кілька способів передачі права користування ТМ.

1. Видача ліцензії, яка передбачає передачу права використання ТМ у певній (обмеженій) сфері.

Ліцензія може бути:

• виняткова, яка обмежує коло осіб, наділених правом використання ТМ тільки особою, яка одержала таку ліцензію.

Наприклад, компанія "А" зареєструвала ТМ на товари щодо 25-го класу МКТП (одяг, взуття, головні убори). Видача компанією "А" виключної ліцензії компанії "Б" для продажу головних уборів на території України позбавляє компанію "А" права передати ТМ іншим особам для продажу цих товарів в Україні, а також самостійно її використовувати.

• одинична - виключає передачу права користування ТМ у зазначеній сфері іншим особам, але допускає таке використання власником.

Наприклад, якщо компанія "А" видала одиничну ліцензію на ТМ компанії "Б" для продажу головних уборів в Україні, вона не може до закінчення дії ліцензії передати право користування цією ТМ на аналогічні товари компаніям "В" і "Г", але цілком має право маркувати цією ТМ шапочки у власних магазинах.

• невиключна ліцензія - допускає як подальше використання ТМ власником, так і передачу права користування ТМ іншим особам.

Важливо! Вибір типу ліцензії залежить від потреб підприємства та перспектив подальшого розвитку бренду.

При цьому законодавством не встановлено додаткових вимог до ліцензії крім як дотримання письмової форми (якщо мова йде про ліцензії як про дозвіл на використання ТМ без оформлення ліцензійного договору).

Наші юристи нададуть Вам свій розроблений варіант ліцензії, а також простежать за тим, щоб Ваші права на ТМ були захищені при видачі будь-якого виду ліцензій.

Цікаво: Класи торгових марок: які вибрати?

2. Ліцензійний договір, який передбачає передачу права користування ТМ відповідно до встановлених сторонами умов.

Для того, щоб договір вважався дійсним, досить дотримання письмової форми та наявності підписів сторін (представників / уповноважених осіб). Але цього недостатньо для того, щоб повною мірою врегулювати відносини між сторонами та уникнути можливих подальших конфліктів.

Тому в ліцензійному договорі так само варто передбачати і інші умови, зокрема:

• вказати тип ліцензії;
• позначити строк дії;
• визначити сфери використання (права, спосіб і територія використання ТМ);
• розмір і порядок плати за використання ТМ (роялті).

Важливо! Хоча законом і не передбачено обов'язкове встановлення плати за використання ТМ, проте передача такого права на безоплатній основі може мати наслідком виявлення під час перевірки контролюючими органами "заниження суми податкових зобов'язань".

Наші юристи допоможуть розрахувати роялті при складанні ліцензійного договору та проконсультують про інші юридичні ризики, які можуть виникати при передачі права користування ТМ.

Цікаво: Як захистити бренд, якщо реєстрація ТМ неможлива?

3. Договір про передання виключних майнових прав на ТМ.

Якщо мова йде про передачу можливості використовувати ТМ як виключного майнового права, цей документ по суті не відрізняється від ліцензійного договору. Але в ньому можна також передбачити передачу інших повноважень власника.

Важливо! Згідно з актуальним законодавством, реєстрація факту передачі права користування ТМ не обов'язкова (незалежно від того, який з вищевказаних способів обраний).

Правильний вибір способу передачі права користування ТМ і умови такої передачі можуть убезпечити сторони від порушення їх прав і, як наслідок, можливих збитків.

Якщо Ви хочете провести передачу прав на торговельну марку або іншу інтелектуальну власність безпечно для себе - телефонуйте нам.

Не знайшли відповідь на своє питання?

Більше про право інтелектуальної власності в Україні тут