Право первинного користувача на ТМ: що робити, якщо торгова марка зареєстрована іншою особою?

Хоча реєстрація торгової марки є "гарантією безпеки" прав її власника, вона не є основною умовою використання торгової марки. Часто логотипи використовуються в діяльності підприємства без здійснення реєстрації, наприклад, якщо реєстрація ТМ відкладена трохи на пізніше. В такому випадку може скластися ситуація, коли реєстрацію точно такої ж ТМ першою здійснить третя особа.

Які наслідки це може мати?

Після отримання свідоцтва на торговельну марку її власник може вимагати у підприємства, яке її використовує:

• заборону на використання торговельної марки;
• вилучення маркованого цією торговою маркою товару з обігу;
• компенсації понесених власником торгової марки збитків.

Як же бути в такій ситуації? Розглянемо кілька варіантів можливих дій.

Цікаво: Класи торгових марок: скільки вказати в заяві?

Якщо торгова марка зареєстрована третьою особою

Як правило. в цій ситуації власник торгової марки прагне підписати угоду про використання ТМ, яка передбачає:

а) повний контроль за таким використанням з боку третьої особи, яка зареєструвала торгову марку на своє ім'я;
б) регулярну плату з боку підприємства за таке використання.

У той же час законом передбачена можливість для підприємства встановити право первинного користувача, яке дає можливість користуватися торговою маркою безоплатно.

Встановлення права первинного користувача буде успішним, якщо підприємство раніше використовувало або здійснило значну і серйозну підготовку до використання торгової марки:

• у випадку товарів та / або послуг, аналогічних тим, по відношенню до яких зареєстрована торгова марка;
• до моменту подачі третьою особою заявки на реєстрацію торгової марки;
• сумлінно і без мети обмеження прав та / або інтересів третіх осіб.

Встановлення права первинного користувача надає підприємству можливість користуватися торговою маркою в тій же мірі, як якби він був її власником, хоч і з деякими винятками.

Важливо! Використання торгової марки підприємством на підставі встановленого права первинного користувача можливо тільки в тому обсязі, який здійснювався до подачі третьою особою заявки на реєстрацію знака, або в тому, що мався на увазі підготовкою до використання. Це може стосуватися і обсягу товарів / послуг, які постачаються під логотипом, і кількості торгових «точок».

Цікаво: Як захистити бренд, якщо реєстрація торгової марки неможлива?

Обмеження права первинного користувача торгової марки

Законодавством встановлені деякі обмеження прав первинного користувача. Зокрема, таке підприємство не може:

• забороняти або видавати дозвіл третім особам на використання торгової марки;
• здійснювати захист своїх прав на торговельну марку в разі їх порушення.

Крім того, передача встановленого права первинного користувача з усіма наслідками, що випливають з нього, можлива тільки разом з:

• відчуженням самого підприємства, яке володіє таким правом;
• передачею третій особі ділової практики такого підприємства;
• відчуженням частини підприємства чи ділової практики, в яких було задіяно торгову марку або здійснено підготовку до її використання.

Як встановити право первинного користувача торгової марки?

Встановити право первинного користувача можливо шляхом звернення до суду з відповідною заявою. При цьому суд у процесі розгляду заяви оцінює:

• коли насправді підприємство почало фактично використовувати торговельну марку (початок значної і серйозної підготовки до використання);
• яким чином це здійснювалося і в якому обсязі.

Важливо! Оцінка перерахованих вище фактів судом відбувається на підставі поданих підприємством документів, які повинні підтверджувати такі факти. Тому від того, наскільки правильно були підібрані докази, залежить можливість підприємства підтвердити право первинного користувача.

Наші юристи допоможуть Вам як з підбором доказів, так і з формуванням позовної заяви та захистом в суді. Якщо ж встановлення права первинного користування не вирішує Вашу проблему в достатньому обсязі, ми запропонуємо для Вас інший варіант рішення.

Право первинного користувача дозволяє вирішити питання правомірності використання підприємством торговельної марки. Але зважаючи на наявність деяких обмежень у використанні знака, таке право не можна назвати тим, що дозволяє підприємству в повній мірі реалізувати всі потреби, що виникають у його діяльності. Тому так важливо подбати про захист бренду ще на етапі планування або початку своєї діяльності.

Якщо Ви хочете захистити свій бренд за допомогою реєстрації торгової марки або встановити право первинного користувача - телефонуйте нам. Ми подбаємо про те, щоб підібрати оптимальний варіант захисту Вашого бренду, виходячи з особисто Вашої ситуації.

Не знайшли відповіді на своє питання?

Шукайте більше інформації про торгову марку тут.